Il divieto di abuso di segni distintivi previsto dal diritto della concorrenza mira a prevenire lo sfruttamento illecito di segni distintivi altrui nel commercio, causando rischio di confusione.
Chi
- nel commercio
- un segno distintivo
- in un modo utilizzato
- che è idoneo a suscitare confusione con un segno distintivo di un’altra impresa
viola il divieto di abuso di segni distintivi.
I 6 presupposti di un abuso sleale di segni distintivi
Agire nel commercio: cosa significa?
Rilevante è solo un’azione che si svolge nel contesto del commercio.
Quindi…
- Nessuna azione puramente privata
- Nessuna attività puramente ufficiale
- Nessuna misura puramente interna all’azienda
Ma…
un’azione indipendente con effetto esterno e riferimento al mercato, che è orientata al profitto.
Tuttavia, non è necessario un intento di generare profitto.
- Pertanto, anche l’azione di associazioni, partiti politici e sindacati può rappresentare un’azione nel commercio in questo senso, a condizione che agiscano solo nel corso di un’attività orientata al profitto.
- In particolare, anche i membri delle libere professioni e le persone che svolgono attività artistiche o scientifiche possono agire in modo rilevante per il diritto della concorrenza e violare il divieto di abusare del segno distintivo altrui.
- Gli enti di diritto pubblico, come città, comuni, regioni, stato, eventuali camere, operano nel settore del commercio quando non agiscono nella loro funzione di autorità, ma in diritto privato e l’attività in questione ha carattere imprenditoriale.
Ad esempio, la costruzione di un parcheggio auto non è considerata un’azione nel commercio, ma un’attività pubblica, anche se alcune imprese ne traggono vantaggio.
L’uso in questione del segno distintivo deve inoltre essere oggettivamente idoneo a promuovere la concorrenza propria o altrui. Non è determinante se ciò sia effettivamente intenzionale.
Segno tutelabile: cosa viene tutelato?
I segni distintivi servono a individualizzare ed evidenziare un’impresa e i suoi beni e servizi rispetto ad altri fornitori. Aiutano i potenziali acquirenti a orientarsi sul mercato e a ritrovare quelle imprese le cui prestazioni li hanno soddisfatti.
Hanno funzione distintiva, di origine, di garanzia e pubblicitaria.
Sono tutelati dal § 9 UWG:
Nomi
di persone fisiche e giuridiche. Servono all’identificazione e all’individualizzazione di un’impresa nel commercio.
In linea di principio, può essere utilizzato anche il proprio nome di nascita, a condizione che non vi sia il rischio che possa essere confuso con un altro nome già esistente sul mercato.
I nomi che hanno contemporaneamente un riferimento oggettivo alle denominazioni di servizi o beni non sono idonei.
Sono tutelati anche i nomi d’arte e gli pseudonimi.
I nomi devono quindi essere così particolari nel loro utilizzo nel commercio che la clientela di riferimento possa individualizzare un’impresa e la sua offerta.
Ditte e componenti della ditta
La ditta è il nome di un imprenditore iscritto nel registro delle imprese, sotto il quale esercita la sua attività e appone la firma (§ 17 UGB).
Il § 9 UWG tutela anche i componenti della ditta, ovvero le denominazioni abbreviate e le parole chiave delle ditte, ai sensi del diritto dei segni distintivi.
Denominazioni particolari di un’impresa
Sono inoltre tutelate le denominazioni di stabilimento o di impresa, che non designano la ditta o l’imprenditore come soggetto giuridico, ma l’impresa in sé.
Non sono quindi iscritte nel registro delle imprese, ma devono comunque essere in grado di individualizzare l’impresa rispetto ad altre.
Una denominazione di una sottodivisione di un’impresa gode della protezione del diritto dei segni distintivi solo se attraverso di essa è riconoscibile per i circoli interessati almeno una parte dell’impresa organizzativamente delimitabile.
Denominazioni di un’opera a stampa
I titoli di opere a stampa (come libri, giornali, opere di consultazione, ma anche ad esempio CD e film) possono essere tutelati tramite il § 9 UWG, a condizione che non designino un’opera già protetta dal diritto d’autore.
Nomi di dominio
Anche il nome scelto per una homepage per un’impresa può essere tutelato dal diritto della concorrenza sleale.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Es gilt einheitlicher Rechtsschutz! Auch zwischen einer Domain und einer „Offline-Bezeichnung“ eines anderen Unternehmens kann demnach Verwechslungsgefahr bestehen, welche durch den Prioritätsgrundsatz gelöst wird – das ältere Kennzeichen geht vor!“
Segni non registrati
In particolare, sono tutelati anche i segni che (non) sono ancora registrati ai sensi del diritto dei marchi.
Attrezzature
Con attrezzature di un’impresa si intendono
- “insegne commerciali e
- altre strutture destinate a distinguere l’impresa”
intese.
Si intendono rappresentazioni individuali dei servizi, dei beni o dei mezzi offerti di cui un’impresa si serve.
Questi includono imballaggi speciali di beni, come ad esempio la Mozart-Kugel, un’uniforme speciale dei dipendenti, ma anche determinate caratteristiche cromatiche ampiamente diffuse come il rosso MANZ della casa editrice MANZ. Ad esempio, anche la progettazione individuale di un’auto aziendale rientra nell’ambito della protezione dell’attrezzatura.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Ausstattungen dieser Art werden von § 9 UWG nur geschützt, wenn sie bereits Verkehrsgeltung gewonnen haben.“
Capacità distintiva o notorietà acquisita
Capacità distintiva
Se un segno è protetto dal diritto della concorrenza dipende in gran parte dal fatto che possieda capacità distintiva (anche forza distintiva).
Questo è il caso quando il segno presenta una certa individualità ed è quindi idoneo a distinguere l’utilizzatore da altri imprenditori.
Parole di fantasia
possiedono fondamentalmente una sufficiente capacità distintiva. In particolare, le parole completamente inventate, ma anche quelle che appartengono alla lingua corrente, ma non hanno alcun riferimento ai beni o servizi offerti, sono distintive.
Ad esempio, la parola “Dorfalm” come denominazione per un’attività di ristorazione ha capacità distintiva.
Indicazioni descrittive
Le denominazioni che sono di uso comune e hanno un carattere puramente descrittivo non presentano la necessaria capacità distintiva.
Il loro contenuto può essere facilmente dedotto e contengono un riferimento facilmente comprensibile all’attività, al servizio o ai beni distribuiti offerti.
In linea di principio, non sono idonee a individualizzare sufficientemente l’utilizzatore rispetto ad altri imprenditori dello stesso settore. Tra queste rientrano anche le denominazioni di genere.
Di conseguenza, le denominazioni “Best Energy” per un operatore energetico o “shopping city” per un centro commerciale non sono sufficientemente distintive.
Combinazioni di parole
Al contrario, le combinazioni di parole possiedono forza distintiva se non sono puramente descrittive, ma sufficientemente particolari da far risaltare l’imprenditore nella massa.
Tuttavia, i riferimenti puramente, non comuni nella lingua di tutti i giorni, all’offerta di un imprenditore non ostano alla protezione del segno.
Il termine “babydry” per i pannolini usa e getta, ad esempio, presenta il grado richiesto di capacità distintiva.
Nel caso di denominazioni ambigue è in parte difficile valutare la forza distintiva:
Se un segno contiene diversi significati possibili, è sufficiente che solo un significato possibile per il gruppo target di riferimento designi correttamente un aspetto dei beni o servizi offerti: il segno è quindi considerato solo descrittivo e non distintivo.
Attraverso la denominazione “Gute Laune” per un tè, un’emozione positiva viene associata al bene. Tuttavia, al pubblico di riferimento viene richiesta una certa interpretazione per collegare questa emozione al godimento del tè. Il segno possiede capacità distintiva.
L’uso di termini in lingua straniera si valuta in base a quanto siano generalmente comprensibili per il consumatore medio.
Il termine “shopping city” sarà comprensibile per il destinatario medio ed è quindi puramente descrittivo.
Combinazioni di lettere o numeri
Questi di solito possiedono capacità distintiva, a meno che non esista una concreta necessità di mantenere libera la combinazione scelta.
Questo sarebbe il caso della denominazione “DIY” (Do it yourself) per i beni di un mercato del fai da te: il termine possiede una troppo alta comunanza d’uso.
Indicazioni geografiche
Sono fondamentalmente protette solo se hanno notorietà acquisita.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Sollte ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein, kann es dennoch geschützt sein, wenn es stattdessen ausreichend Verkehrsgeltung gewonnen hat.”“
La protezione del diritto della concorrenza sleale delle attrezzature presuppone fondamentalmente che, oltre alla capacità distintiva, abbiano anche acquisito notorietà acquisita e si distinguano quindi chiaramente dai circoli interessati.
Notorietà acquisita
Un segno ha notorietà acquisita quando è considerato dai circoli interessati come riferimento a una determinata impresa o ai suoi beni o servizi. (RIS-Justiz RS0066744)
Questo grado di identificazione è decisivo per la valutazione della notorietà acquisita di un segno.
Un ulteriore indizio di una possibile notorietà acquisita sufficientemente esistente è il grado di notorietà del segno: in quali circoli è diffuso il segno?
La questione di quanto sia ampia la notorietà del segno può essere altrettanto rilevante. – In quali regioni è diffuso il segno?
Se un segno manca della necessaria capacità distintiva, può comunque essere protetto se è già così diffuso nel commercio che il circolo interessato è in grado di associarlo a una determinata impresa.
La necessità di mantenere libero un segno, la sua forza distintiva e la notorietà acquisita sono in una relazione reciproca: maggiore è la necessità di mantenere libero e minore è la forza distintiva, maggiore deve essere la notorietà acquisita. (4 Ob 126/01k)
Uso legittimo del potenziale danneggiato: quando si verifica la protezione del segno distintivo?
Affinché un segno utilizzato sia protetto dal diritto della concorrenza sleale e l’utilizzatore possa far valere pretese pertinenti in caso di abuso del segno, deve sussistere da parte sua un uso legittimo del segno originario.
L’uso del suo segno non deve quindi essere illegittimo o avvenire senza protezione.
Inoltre, una pretesa contro un altro imprenditore può sussistere solo se questi non ha acquisito in altro modo il diritto di utilizzare il segno.
In linea di principio, la protezione del segno distintivo nasce – in caso di idoneità generale del segno – con il primo utilizzo.
A seconda del tipo di segno, il momento può variare:
- Nomi: Con il primo utilizzo nel commercio
- Ditte: Con l’iscrizione nel registro delle imprese
- Componenti della ditta e denominazioni particolari: Con l’utilizzo nel commercio
- Domini: Qui non è determinante la registrazione, ma anche l’utilizzo
- Protezione del titolo: Con l’utilizzo
- Attrezzature: Con la nascita della notorietà acquisita
In caso di collisione con un altro segno, vale il già citato principio di priorità: il segno più vecchio prevale!
Sussiste un uso di segno distintivo altrui?
Una pretesa contro un altro imprenditore può sorgere solo se questi utilizza effettivamente il suo segno in modo distintivo – cioè per contrassegnare la sua impresa, i suoi beni o servizi e ciò nel commercio.
Sussiste rischio di confusione?
Per far scattare le pretese, deve sussistere un rischio di confusione tra il segno distintivo del potenziale danneggiato e il segno dell’altro imprenditore.
Il rischio di confusione sussiste quando l’uso di un segno distintivo crea l’impressione che i beni o servizi provengano dalla stessa impresa (rischio di confusione in senso stretto) o da imprese che sono in rapporti speciali tra loro di tipo economico o organizzativo (rischio di confusione in senso lato). (RIS-Justiz RS0109520)
L’uso in questione deve essere idoneo a suscitare tale confusione. Non è rilevante se una confusione si verifichi effettivamente.
Determinante per la valutazione è una considerazione complessiva delle circostanze e il punto di vista di un consumatore medio.
Fattori che entrano in gioco nella valutazione:
- La capacità distintiva del segno distintivo originario
- La somiglianza dei segni distintivi
Presupposto per un rischio di confusione è la somiglianza dei segni. Quanto è grande la somiglianza apparente dei segni interessati?
Nel caso di parole, occorre prestare attenzione all’immagine della parola, ma anche al suono e al significato della parola. Ad esempio, le denominazioni “fun § sun” e “Sun & Fun” sarebbero ovviamente confondibili.
Nel caso di marchi figurativi puri, l’impressione complessiva di entrambi i segni è determinante, nel caso di marchi misti figurativi e verbali è fondamentalmente la componente verbale della parola a essere decisiva.
Può anche verificarsi una confusione incrociata tra parola e immagine.
- Somiglianza dei beni / servizi
Allo stesso modo, è determinante la somiglianza dei beni o servizi delle due imprese. – Maggiore è la somiglianza, più facilmente si può presumere un rischio di confusione.
Determinanti sono la natura, lo scopo d’uso, il luogo di distribuzione e l’utilizzo.
Nella valutazione è determinante la concezione generale del traffico.
- Notorietà
Anche la notorietà è – anche se solo come indizio – parte della valutazione di un possibile rischio di confusione.
- Limite di protezione locale
Il diritto di esclusiva che deriva dalla protezione di un segno ai sensi del diritto della concorrenza sleale vale solo per la regione in cui il segno è anche diffuso.
Quali conseguenze giuridiche possono derivare da un uso abusivo del segno distintivo?
In particolare, derivano le seguenti pretese:
- Pretesa di cessazione
- Pretesa di rimozione
- Pretesa di risarcimento danni
- Pretesa di un compenso adeguato o, addirittura, in caso di violazione colposa, di cessione del profitto
- Pubblicazione della sentenza
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verjährung der Ansprüche!
• Ansprüche des § 9 UWG verjähren grundsätzlich bereits nach sechs Monaten!
• Ausnahme: Alle Ansprüche in Geld verjähren innerhalb von drei Jahren“
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verwirkung der Ansprüche!
Hat der Inhaber des zu schützenden Kennzeichens Kenntnis von dem kennzeichenmäßigen Gebrauch eines jüngeren Zeichens und duldet er diesen für die Dauer von fünf Jahren, kann der Kennzeicheninhaber des älteren Zeichens nicht mehr gegen den Schädiger vorgehen!“
Punti importanti
- Un’azione nel commercio sussiste quando è data un’azione indipendente con effetto esterno e riferimento al mercato, che è orientata al profitto. Tuttavia, non è necessario un intento di generare profitto.
- Anche partiti politici, enti pubblici, associazioni, ecc. possono agire nel commercio in modo rilevante per il diritto della concorrenza sleale, se operano in diritto privato e in modo imprenditoriale
- I segni distintivi servono a individualizzare un’impresa e a distinguerla da altre imprese. Dovrebbero consentire ai potenziali clienti di ritrovare i beni o i servizi dell’utilizzatore.
- Sono tutelati nomi, ditte, i loro componenti e parole chiave, denominazioni particolari di un’impresa, denominazioni di un’opera a stampa, nomi di dominio, segni non registrati come marchio e attrezzature.
- Per essere degno di protezione, un segno distintivo deve presentare capacità distintiva. Deve quindi essere così individuale da essere idoneo a far risaltare l’utilizzatore rispetto ad altre imprese.
- In caso di mancanza di capacità distintiva, un segno può essere protetto anche se presenta una certa notorietà acquisita. Le attrezzature devono avere sia capacità distintiva che notorietà acquisita
- La protezione del segno distintivo ai sensi del diritto della concorrenza sleale entra in vigore con il primo utilizzo
- Le pretese per abuso di segno distintivo vengono attivate solo se sussiste un rischio di confusione. Determinante per la valutazione è una considerazione complessiva delle circostanze e il punto di vista di un consumatore medio.
- Le pretese derivanti dal § 9 UWG si prescrivono fondamentalmente dopo sei mesi, le pretese in denaro solo dopo tre anni
- Le pretese decadono in caso di conoscenza del danneggiato dopo cinque anni di tolleranza
Conclusione
Per prevenire una violazione del proprio marchio,
- una ricerca mirata e una verifica in materia di concorrenza,
- un approccio strutturato e una pianificazione competente,
- un monitoraggio continuo dei concorrenti (monitoraggio),
- e un perseguimento coerente delle violazioni
sono necessari.
