Abuso de identificação de uma empresa

A proibição do abuso de identificação ao abrigo da lei da concorrência visa impedir a exploração ilícita de identificações alheias no comércio, provocando risco de confusão.

Quem

• no comércio
• uma identificação
• de uma forma utilizada
• que seja adequada para provocar confusões com a identificação de outra empresa

viola a proibição do abuso de identificação.

Os 6 requisitos para um abuso de identificação desleal

Atuar no comércio – o que significa?

Relevante é apenas uma atuação que ocorra no âmbito do comércio.

Ou seja…

• Nenhuma atuação puramente privada
• Nenhuma atividade puramente oficial
• Nenhuma medida puramente interna da empresa

Mas sim…

uma atuação independente com efeito externo e referência ao mercado, que vise a obtenção de lucro.

No entanto, não é necessário ter intenção de obter lucro.

• Assim, também a atuação de associações, partidos políticos e sindicatos pode constituir uma atuação no comércio neste sentido, desde que atuem apenas no âmbito de uma atividade orientada para a obtenção de lucro.
• Em particular, também os membros das profissões liberais e as pessoas que exercem atividades artísticas ou científicas podem atuar de forma relevante para a lei da concorrência e violar a proibição de abusar da identificação de outrem.
• As entidades de direito público – como, por exemplo, cidades, municípios, estados federados, federação, eventuais câmaras – atuam no domínio do comércio quando não atuam na sua função de autoridades, mas sim ao abrigo do direito privado e a atividade em questão tem caráter empresarial.

Por exemplo, a construção de um parque de estacionamento não é considerada uma atuação no comércio, mas sim uma atividade pública, mesmo que determinadas empresas beneficiem com isso.

O uso em questão da identificação deve, além disso, ser objetivamente adequado para promover a concorrência própria ou alheia. Não é relevante se tal é efetivamente pretendido.

Sinal protegível – o que é protegido?

As identificações servem para individualizar e destacar uma empresa e os seus bens e serviços em relação a outros fornecedores. Ajudam os potenciais clientes a orientarem-se no mercado e a reencontrarem as empresas cujos serviços os satisfizeram.

Têm função de diferenciação, origem, garantia e publicidade.

São protegidos pelo § 9 UWG:

Nomes

de pessoas singulares e coletivas. Servem para identificar e individualizar uma empresa no comércio.

Em princípio, também o próprio nome de nascimento pode ser utilizado, desde que não exista o risco de ser confundido com outro nome já existente no mercado.

Nomes que, simultaneamente, tenham uma relação factual com as designações de serviços ou bens não são adequados.

Também são protegidos os nomes artísticos e os pseudónimos.

Os nomes devem, portanto, ser tão particulares na sua utilização no comércio que o grupo de clientes em questão possa, assim, individualizar uma empresa e a sua oferta.

Empresas e componentes de empresas

A empresa é o nome de um empresário registado no registo comercial, sob o qual este exerce os seus negócios e presta a assinatura (§ 17 UGB).

Através do § 9 UWG, também os componentes da empresa, ou seja, as designações curtas e as palavras-chave das empresas, são protegidos ao abrigo da lei de identificação.

Designações especiais de uma empresa

Também são protegidas as designações de estabelecimento ou de empresa, que não designam a empresa ou o empresário como entidade legal, mas sim a empresa em si.

Portanto, não estão inscritas no registo comercial, mas também devem ser capazes de individualizar a empresa em relação a outras.

Uma designação de uma subunidade de uma empresa só goza da proteção da lei de identificação se, através dela, uma parte organizacionalmente delimitável da empresa for reconhecível para os círculos de tráfego envolvidos.

Designações de uma obra impressa

Os títulos de obras impressas (como livros, jornais, obras de referência, mas também, por exemplo, CDs e filmes) podem ser protegidos através do § 9 UWG, desde que não designem uma obra já protegida por direitos de autor.

Nomes de domínio

Também o nome escolhido de uma página inicial para uma empresa pode ser protegido ao abrigo da lei da concorrência desleal.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Es gilt einheitlicher Rechtsschutz! Auch zwischen einer Domain und einer „Offline-Bezeichnung“ eines anderen Unternehmens kann demnach Verwechslungsgefahr bestehen, welche durch den Prioritätsgrundsatz gelöst wird – das ältere Kennzeichen geht vor!“

Sinais não registados

Em particular, também são protegidos os sinais que (ainda) não estão registados ao abrigo da lei de marcas.

Equipamentos

Sob equipamentos de uma empresa entendem-se

• “insígnias comerciais e
• outras instalações destinadas a distinguir a empresa”

.

Referem-se a representações individuais dos serviços, bens ou meios oferecidos, dos quais uma empresa se serve.

Isto inclui embalagens especiais de bens, como, por exemplo, a Mozart-Kugel, um uniforme especial de empregados, mas também determinadas características de cor amplamente difundidas, como o MANZ-Rot da editora MANZ. Por exemplo, também o design individual de um carro da empresa está abrangido pelo âmbito da proteção do equipamento.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Ausstattungen dieser Art werden von § 9 UWG nur geschützt, wenn sie bereits Verkehrsgeltung gewonnen haben.“

Capacidade distintiva ou aceitação comercial

Caráter distintivo

Se um sinal é protegido ao abrigo da lei da concorrência, depende, em grande parte, de este possuir capacidade distintiva (também força de identificação).

Tal acontece quando o sinal apresenta uma certa individualidade e, assim, é adequado para distinguir o utilizador de outros empresários.

Palavras de fantasia

possuem, em princípio, capacidade distintiva suficiente. Em particular, palavras totalmente inventadas, mas também aquelas que pertencem à língua corrente, mas não têm qualquer relação com os bens ou serviços oferecidos, são distintivas.

Por exemplo, a palavra “Dorfalm” como designação para um restaurante tem capacidade distintiva.

Indicações descritivas

Designações que são geralmente utilizadas e têm um caráter puramente descritivo não apresentam a capacidade distintiva necessária.

O seu conteúdo pode ser facilmente deduzido e contêm uma indicação facilmente compreensível da atividade, serviço ou bens distribuídos oferecidos.

Em princípio, não são adequadas para individualizar suficientemente o utilizador em relação a outros empresários do mesmo setor. Isto inclui também as designações de género.

Assim, as designações “Best Energy” para uma empresa de energia ou “shopping city” para um centro comercial não são suficientemente distintivas.

Ligações de palavras

Por outro lado, as ligações de palavras possuem força de identificação se não forem puramente descritivas, mas suficientemente particulares para fazer sobressair o empresário na massa.

No entanto, indicações puras, não habituais na linguagem quotidiana, sobre a oferta de um empresário não impedem a proteção do sinal.

O termo “babydry” para fraldas descartáveis apresenta, por exemplo, o grau exigido de capacidade distintiva.

No caso de designações ambíguas, é, por vezes, difícil avaliar a força de identificação:

Se um sinal contém vários significados possíveis, é suficiente que apenas um significado possível para o grupo de destinatários em questão designe corretamente um aspeto dos bens ou serviços oferecidos – o sinal é então considerado apenas descritivo e não distintivo.

Através da designação “Gute Laune” para um chá, uma emoção positiva é associada ao bem. No entanto, é exigida uma certa interpretação ao público em questão para associar esta emoção ao prazer do chá. O sinal possui capacidade distintiva.

A utilização de termos em língua estrangeira é avaliada de acordo com o quão geralmente compreensíveis são para o consumidor médio.

O termo “shopping city” será compreensível para o destinatário médio e é, portanto, puramente descritivo.

Combinações de letras ou números

Estas possuem, em regra, capacidade distintiva, a menos que exista uma necessidade concreta de manter a combinação escolhida livre.

Este seria o caso da designação “DIY” (Do it yourself) para bens de um mercado de bricolage – o termo possui uma utilização comum demasiado elevada.

Indicações geográficas

São, em princípio, apenas protegidas se tiverem aceitação comercial.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Sollte ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein, kann es dennoch geschützt sein, wenn es stattdessen ausreichend Verkehrsgeltung gewonnen hat.”“

A proteção ao abrigo da lei da concorrência desleal de equipamentos pressupõe, em princípio, que estes, para além da capacidade distintiva, também tenham obtido aceitação comercial e, assim, se distingam claramente dos círculos de tráfego envolvidos.

Aceitação no mercado

Um sinal tem aceitação comercial se for considerado pelos círculos de tráfego envolvidos como indicação de uma determinada empresa ou dos seus bens ou serviços. (RIS-Justiz RS0066744)

Este grau de identificação é decisivo para a avaliação da aceitação comercial de um sinal.

Outro indício de uma possível aceitação comercial suficientemente existente é o grau de notoriedade do sinal – em que círculos de tráfego o sinal está difundido?

A questão de quão longe chega a notoriedade do sinal também pode ser relevante. – Em que regiões o sinal está difundido?

Se um sinal carece da capacidade distintiva necessária, pode, no entanto, ser protegido se já estiver tão difundido no tráfego que o círculo de tráfego em questão seja capaz de o associar a uma determinada empresa.

A necessidade de manter um sinal livre, a sua força de identificação e a aceitação comercial estão numa relação de interdependência – quanto maior a necessidade de manter livre e quanto menor a força de identificação, maior deve ser a aceitação comercial. (4 Ob 126/01k)

Uso autorizado do potencial lesado – a partir de quando ocorre a proteção da identificação?

Para que um sinal utilizado seja protegido ao abrigo da lei da concorrência desleal e o utilizador possa fazer valer os direitos relevantes em caso de abuso do sinal, deve existir, da sua parte, um uso autorizado do sinal original.

O uso do seu sinal não pode, portanto, ser ilícito ou ocorrer sem proteção.

Um direito contra outro empresário também só pode existir se este não tiver adquirido o direito de utilizar o sinal por outro meio.

Em princípio, a proteção da identificação surge – com a adequação geral do sinal – com a primeira utilização.

Dependendo do tipo de sinal, o momento pode variar:

• Nomes: Com a primeira utilização no comércio
• Empresas: Com a inscrição no registo comercial
• Componentes de empresas e designações especiais: Com a utilização no comércio
• Domínios: Aqui não é o registo que é determinante, mas também a utilização
• Proteção do título: Com a utilização
• Equipamentos: Com o surgimento da aceitação comercial

Na colisão com outro sinal, aplica-se o já mencionado princípio da prioridade: A identificação mais antiga tem prioridade!

Existe um uso de identificação de outrem?

Um direito contra outro empresário só pode surgir se este também utilizar efetivamente o seu sinal como identificação – ou seja, para identificar a sua empresa, os seus bens ou serviços e isto no comércio.

Existe risco de confusão?

Para desencadear os direitos, deve existir risco de confusão entre a identificação do potencial lesado e o sinal do outro empresário.

Existe risco de confusão quando, através da utilização de uma identificação, é criada a suposição de que os bens ou serviços provêm da mesma empresa (risco de confusão em sentido estrito) ou de empresas que estão entre si em relações especiais de natureza económica ou organizativa (risco de confusão em sentido lato). (RIS-Justiz RS0109520)

O uso em questão deve ser adequado para provocar tal confusão. Se uma confusão também ocorre efetivamente, não é relevante.

Decisiva para a avaliação é uma análise global das circunstâncias e a perspetiva de um consumidor médio.

Fatores que entram em jogo na avaliação:

• A capacidade distintiva da identificação original
• A semelhança das identificações
  O pressuposto para um risco de confusão é a semelhança dos sinais. Quão grande é a semelhança aparente dos sinais em questão?
  No caso de palavras, deve-se prestar atenção à imagem da palavra, mas também ao som da palavra e ao sentido da palavra. Por exemplo, as designações “fun § sun” e “Sun & Fun” seriam obviamente confundíveis.
  No caso de marcas figurativas puras, a impressão geral de ambos os sinais é decisiva, no caso de marcas mistas figurativas e verbais, o componente verbal da palavra é, em princípio, decisivo.
  Também pode ocorrer uma confusão cruzada entre palavra e imagem.

• Semelhança dos bens/serviços
  Da mesma forma, a semelhança dos bens ou serviços das duas empresas é determinante. – Quanto maior a semelhança, mais facilmente se pode presumir um risco de confusão.
  Decisivas são a natureza, a sua finalidade de utilização, o seu local de distribuição e utilização.
  Na avaliação, a conceção geral do tráfego é determinante.

• Notoriedade
  Também a notoriedade é – ainda que apenas como indício – parte da avaliação de um possível risco de confusão.

• Fronteira de proteção local
  O direito de exclusividade, que resulta da proteção de um sinal ao abrigo da lei da concorrência desleal, só se aplica à região em que o sinal também está difundido.

Que consequências jurídicas podem resultar de um uso abusivo de identificação?

Em particular, resultam os seguintes direitos:

• Direito de abstenção
• Direito de eliminação
• Direito a indemnização por danos
• Direito a uma remuneração adequada ou, mesmo em caso de violação culposa, à entrega do lucro
• Publicação da sentença

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verjährung der Ansprüche!
• Ansprüche des § 9 UWG verjähren grundsätzlich bereits nach sechs Monaten!
• Ausnahme: Alle Ansprüche in Geld verjähren innerhalb von drei Jahren“

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verwirkung der Ansprüche!
Hat der Inhaber des zu schützenden Kennzeichens Kenntnis von dem kennzeichenmäßigen Gebrauch eines jüngeren Zeichens und duldet er diesen für die Dauer von fünf Jahren, kann der Kennzeicheninhaber des älteren Zeichens nicht mehr gegen den Schädiger vorgehen!“

Pontos importantes

• Existe uma atuação no comércio quando existe uma atuação independente com efeito externo e referência ao mercado, que vise a obtenção de lucro. No entanto, não é necessário ter intenção de obter lucro.
• Mesmo partidos políticos, entidades soberanas, associações, etc. podem atuar no comércio de forma relevante para a lei da concorrência desleal, se atuarem ao abrigo do direito privado e de forma empresarial
• As identificações servem para individualizar uma empresa e para a distinguir de outras empresas. Devem permitir aos potenciais clientes reencontrar os bens ou serviços do utilizador.
• São protegidos nomes, empresas, os seus componentes e palavras-chave, designações especiais de uma empresa, designações de uma obra impressa, nomes de domínio, sinais não registados como marca e equipamentos.
• Para ser digna de proteção, uma identificação deve apresentar capacidade distintiva. Deve, portanto, ser tão individual que seja adequada para destacar o utilizador em relação a outras empresas.
• Em caso de falta de capacidade distintiva, um sinal também pode ser protegido se apresentar uma certa aceitação comercial. Os equipamentos devem ter tanto capacidade distintiva como aceitação comercial
• A proteção da identificação ao abrigo da lei da concorrência desleal surge com a primeira utilização
• Os direitos por abuso de identificação só são desencadeados se existir risco de confusão. Decisiva para a avaliação é uma análise global das circunstâncias e a perspetiva de um consumidor médio.
• Os direitos decorrentes do § 9 UWG prescrevem, em princípio, após seis meses, mas os direitos em dinheiro só prescrevem após três anos
• Os direitos prescrevem após cinco anos de tolerância por parte do lesado, após o conhecimento do dano.

Conclusão

Para evitar uma violação da sua própria marca, é necessário:

• Pesquisa direcionada e verificação da lei da concorrência
• Abordagem estruturada e planeamento competente
• Verificação contínua dos concorrentes (monitorização)
• e uma perseguição consistente das infrações

necessário.