Misbruik van kenmerken van een onderneming

Het mededingingsrechtelijke verbod op misbruik van kentekens dient het wederrechtelijk uitbuiten van vreemde kentekens in het handelsverkeer door het oproepen van verwarringskansen te voorkomen.

Wie

• in het handelsverkeer
• een kenteken
• op een wijze gebruikt
• die geschikt is om verwisseling met een kenteken van een andere onderneming teweeg te brengen

overtreedt het verbod op misbruik van kentekens.

De 6 vereisten van oneerlijk misbruik van kentekens

Handelen in het handelsverkeer – wat betekent dat?

Alleen handelen dat plaatsvindt in het kader van het handelsverkeer is relevant.

Dus…

• Geen puur privé handelen
• Geen puur ambtelijke activiteiten
• Geen puur interne ondernemingsmaatregelen

Maar…

een zelfstandig handelen met externe werking en marktrelatie, dat gericht is op verwerving.

Een winstoogmerk is echter niet vereist.

• Zo kan ook het handelen van verenigingen, politieke partijen en vakbonden in deze zin een handelen in het handelsverkeer vormen, zolang zij slechts handelen in het kader van een op verwerving gerichte activiteit.
• Met name ook leden van de vrije beroepen en personen die artistieke of wetenschappelijke activiteiten uitoefenen, kunnen mededingingsrechtelijk relevant handelen en het verbod overtreden om het kenteken van een ander te misbruiken.
• Publiekrechtelijke lichamen – zoals bijvoorbeeld steden, gemeenten, provincies, de staat, eventuele kamers – worden actief op het gebied van het handelsverkeer wanneer zij niet in hun functie als overheidsorgaan, maar privaatrechtelijk handelen en de betreffende activiteit ondernemerskarakter heeft.

Bijvoorbeeld geldt de bouw van een parkeergarage niet als handelen in het handelsverkeer, maar als openbare activiteit, ook al profiteren daardoor bepaalde ondernemingen.

Het betreffende gebruik van het kenteken moet bovendien objectief geschikt zijn om de eigen of vreemde concurrentie te bevorderen. Het is niet van belang of dit ook daadwerkelijk beoogd wordt.

Beschermbaar teken – wat wordt beschermd?

Kentekens dienen ter individualisering en uitlichting van een onderneming en haar waren en diensten ten opzichte van andere aanbieders. Zij helpen potentiële afnemers bij de oriëntatie op de markt en daarbij die ondernemingen terug te vinden met wier prestaties zij tevreden waren.

Zij hebben onderscheidings-, herkomst-, garantie- en reclamefunctie.

Door § 9 UWG worden beschermd:

Namen

van natuurlijke en rechtspersonen. Zij dienen ter identificatie en individualisering van een onderneming in het handelsverkeer.

In principe kan ook de eigen geboortenaam gebruikt worden, zolang er geen gevaar bestaat dat deze verward kan worden met een andere, reeds op de markt bestaande naam.

Namen die tegelijkertijd zakelijke betrekking hebben tot de benamingen van diensten of waren, zijn niet geschikt.

Ook kunstenaarsnamen en pseudoniemen worden beschermd.

Namen moeten dus in hun gebruik in het handelsverkeer zo bijzonder zijn dat de aangesproken klantengroep daardoor een onderneming en haar aanbod kan individualiseren.

Firma’s en firmabestanddelen

De firma is de in het firmaregister ingeschreven naam van een ondernemer, onder welke hij zijn zaken bedrijft en zijn handtekening plaatst (§ 17 UGB).

Door § 9 UWG worden ook firmabestanddelen, dus kortbenamingen en kernwoorden van firma’s, kentekenrechtelijk beschermd.

Bijzondere benamingen van een onderneming

Eveneens worden etablissements- resp. ondernemingsbenamingen beschermd, die niet de firma of de ondernemer als rechtsdrager, maar de onderneming op zich aanduiden.

Zij zijn dus niet in het firmaregister ingeschreven, maar moeten eveneens in staat zijn die onderneming ten opzichte van andere te individualiseren.

Een benaming van een onderafdeling van een onderneming geniet alleen dan de kentekenrechtelijke bescherming wanneer daardoor een tenminste organisatorisch afgrensbaar deel van de onderneming voor de betrokken verkeerskringen herkenbaar is.

Benamingen van een drukwerk

Titels van drukwerken (zoals boeken, kranten, naslagwerken, maar ook bijvoorbeeld cd’s en films) kunnen via § 9 UWG beschermd zijn, voorzover zij niet een reeds auteursrechtelijk beschermd werk aanduiden.

Domeinnamen

Ook de gekozen naam van een homepage voor een onderneming kan lauterkeitsrechtelijk beschermd zijn.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Es gilt einheitlicher Rechtsschutz! Auch zwischen einer Domain und einer „Offline-Bezeichnung“ eines anderen Unternehmens kann demnach Verwechslungsgefahr bestehen, welche durch den Prioritätsgrundsatz gelöst wird – das ältere Kennzeichen geht vor!“

Niet-geregistreerde tekens

Met name worden ook tekens beschermd die (nog) niet merkenrechtelijk geregistreerd zijn.

Uitrustingen

Onder uitrustingen van een onderneming worden

• “bedrijfstekens en
• overige tot onderscheiding van de onderneming bestemde inrichtingen”

verstaan.

Bedoeld zijn individuele presentaties van de aangeboden diensten, waren of middelen waarvan een onderneming zich bedient.

Hiertoe behoren bijzondere verpakkingen van waren, zoals bijvoorbeeld de Mozart-kogel, een bijzonder uniform van werknemers, maar ook bepaalde, wijd verspreide kleurkenmerken zoals het MANZ-rood van de MANZ-uitgeverij. Bijvoorbeeld valt ook de individuele vormgeving van een firmawagen onder het gebied van uitrustingsbescherming.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Ausstattungen dieser Art werden von § 9 UWG nur geschützt, wenn sie bereits Verkehrsgeltung gewonnen haben.“

Onderscheidend vermogen of verkeersgelden

Onderscheidend vermogen

Of een teken mededingingsrechtelijk beschermd is, hangt voor een groot deel af van of het onderscheidend vermogen (ook kentekenkracht) bezit.

Dat is het geval wanneer het teken een zekere individualiteit vertoont en daardoor geschikt is de gebruiker van andere ondernemers te onderscheiden.

Fantasiewoorden

bezitten in principe voldoende onderscheidend vermogen. Met name geheel verzonnen woorden, maar ook die welke tot de gangbare taal behoren maar geen betrekking hebben tot de aangeboden waren of diensten, zijn onderscheidend.

Bijvoorbeeld heeft het woord “Dorfalm” als benaming voor een restaurantbedrijf onderscheidend vermogen.

Beschrijvende opgaven

Benamingen die algemeen gebruikelijk zijn en puur beschrijvend karakter hebben, vertonen niet het vereiste onderscheidend vermogen.

Hun inhoud kan probleemloos afgeleid worden en zij bevatten een zonder meer begrijpelijke verwijzing naar de aangeboden activiteit, dienst of de verkochte waren.

Zij zijn in principe niet geschikt de gebruiker ten opzichte van andere ondernemers in dezelfde branche toereikend te individualiseren. Hiertoe behoren ook geslachtsbenamingen.

Dienovereenkomstig zijn de benamingen “Best Energy” voor een energiebedrijf of “shopping city” voor een winkelcentrum niet voldoende onderscheidend.

Woordverbindingen

Daarentegen bezitten woordverbindingen wel kentekenkracht wanneer zij niet puur beschrijvend zijn, maar voldoende bijzonder zijn om de ondernemer in de massa te laten uitsteken.

Pure, niet in de dagelijkse taal gewone verwijzingen naar het aanbod van een ondernemer staan een bescherming van het teken echter niet in de weg.

De term “babydry” voor wegwerpluiers vertoont bijvoorbeeld de vereiste mate van onderscheidend vermogen.

Bij meerduidige benamingen is het ten dele moeilijk het kentekenvermogen te beoordelen:

Bevat een teken meerdere mogelijke betekenissen, dan volstaat het reeds wanneer slechts één voor de aangesproken adressatengroep mogelijke betekenis een aspect van de aangeboden waren of diensten juist weergeeft – het teken geldt dan als louter beschrijvend en niet onderscheidend.

Door de benaming “Gute Laune” voor een thee wordt een positieve emotie met de waar verbonden. Van het aangesproken publiek wordt echter een zekere interpretatie gevergd om deze emotie met het genot van de thee in verband te brengen. Het teken bezit onderscheidend vermogen.

Het gebruik van anderstalige begrippen wordt beoordeeld naar hoe algemeen begrijpelijk zij voor de gemiddelde consument zijn.

De term “shopping city” zal voor de gemiddelde geadresseerde begrijpelijk zijn en is dus puur beschrijvend.

Letter- of cijfercombinaties

Deze bezitten doorgaans onderscheidend vermogen, tenzij voor de gekozen combinatie een concrete vrijhoudingsbehoefte bestaat.

Dit zou het geval zijn bij de benaming “DIY” (Do it yourself) voor waren van een doe-het-zelfzaak – de term bezit een te hoge algemene gebruikelijkheid.

Geografische opgaven

Worden in principe alleen beschermd wanneer zij verkeersgelden hebben.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Sollte ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein, kann es dennoch geschützt sein, wenn es stattdessen ausreichend Verkehrsgeltung gewonnen hat.”“

De lauterkeitsrechtelijke bescherming van uitrustingen vereist in principe dat zij naast het onderscheidend vermogen ook verkeersgelden hebben verworven en zich zo van de betrokken verkeerskringen duidelijk afbakenen.

Verkeersgelden

Een teken heeft verkeersgelden wanneer het bij de betrokken verkeerskringen wordt beschouwd als verwijzing naar een bepaalde onderneming of diens waren of diensten. (RIS-Justiz RS0066744)

Deze kentekengraad is beslissend voor de beoordeling van de verkeersgelden van een teken.

Verder indicatie voor mogelijk voldoende bestaande verkeersgelden is de bekendheidsgraad van het teken – in welke verkeerskringen is het teken verbreid?

De vraag hoe ver de bekendheid van het teken reikt kan eveneens relevant zijn. – In welke regio’s is het teken verbreid?

Ontbreekt het een teken aan het vereiste onderscheidend vermogen, dan kan het dus desalniettemin beschermd zijn wanneer het in het verkeer reeds zo verbreid is dat de aangesproken verkeerskring in staat is het aan een bepaalde onderneming toe te wijzen.

De vrijhoudingsbehoefte van een teken, zijn kentekenkracht en verkeersgelden staan in een wisselwerking – hoe groter de vrijhoudingsbehoefte en hoe geringer de kentekenkracht, des te hoger moet de verkeersgelden zijn. (4 Ob 126/01k)

Bevoegd gebruik door de potentieel benadeelde – vanaf wanneer treedt bescherming van kentekens in werking?

Opdat een gebruikt teken lauterkeitsrechtelijk beschermd is en de gebruiker bij misbruik van het teken relevante aanspraken kan doen gelden, moet aan zijn zijde een bevoegd gebruik van het oorspronkelijke teken voorliggen.

Het gebruik van zijn teken mag dus niet rechtswidrig zijn of zonder bescherming geschieden.

Een aanspraak tegen een andere ondernemer kan bovendien alleen bestaan wanneer deze niet op andere wijze de bevoegdheid heeft verworven het teken te gebruiken.

In principe ontstaat de bescherming van kentekens – bij algemene geschiktheid van het teken – met eerste gebruik.

Naargelang de aard van het teken kan het tijdstip variëren:

• Namen: Met de eerste ingebruikneming in het handelsverkeer
• Firma’s: Met inschrijving in het firmaregister
• Firmabestanddelen en bijzondere benamingen: Met ingebruikneming in het handelsverkeer
• Domeinen: Hier is niet de registratie maatgevend, maar eveneens de ingebruikneming
• Titelbescherming: Met ingebruikneming
• Uitrustingen: Met ontstaan van de verkeersgelden

Bij de botsing met een ander teken geldt het reeds genoemde prioriteitsprincipe: Het oudere kenteken gaat voor!

Is er sprake van gebruik als kenteken door een ander?

Een aanspraak tegen een andere ondernemer kan alleen ontstaan wanneer deze zijn teken ook daadwerkelijk als kenteken – dat wil zeggen ter kentekenning van zijn onderneming, zijn waren of diensten en dit in het handelsverkeer – gebruikt.

Bestaat er verwarringskans?

Om de aanspraken uit te lokken moet er verwarringskans bestaan tussen het kenteken van de potentieel benadeelde en het teken van de andere ondernemer.

Verwarringskans is gegeven wanneer door het gebruik van een kenteken de aanname wordt opgewekt dat de waren of diensten uit dezelfde onderneming (verwarringskans in enge zin) of uit ondernemingen stammen die onderling in bijzondere betrekkingen van economische of organisatorische aard staan (verwarringskans in ruimere zin). (RIS-Justiz RS0109520)

Het betreffende gebruik moet geschikt zijn om een dergelijke verwisseling teweeg te brengen. Of een verwisseling ook daadwerkelijk plaatsvindt, is niet relevant.

Maatgevend voor de beoordeling zijn een totaaloverweging van de omstandigheden en het gezichtspunt van een gemiddelde consument.

Factoren die bij de beoordeling tot uiting komen:

• Het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijke kenteken
• De gelijkenis van de kentekens
  Voorwaarde voor een verwarringskans is de tekengelijkenis. Hoe groot is de oogschijnlijke gelijkenis van de betrokken tekens?
  Bij woorden moet worden gelet op het woordbeeld, maar ook de woordklank en woordzin. Bijvoorbeeld zouden de benamingen “fun § sun” en “Sun & Fun” duidelijk verwisselbaar zijn.
  Bij pure beeldmerken is de totaalindruk van beide tekens maatgevend, bij gemengde woord-beeldmerken is in principe het woordbestanddeel van het woord beslissend.
  Er kan ook een kruislingse verwisseling tussen woord en beeld optreden.

• Gelijkenis van de waren / diensten
  Evenzo is de gelijkenis van de waren of diensten van beide ondernemingen doorslaggevend. – Hoe groter de gelijkenis, des te eerder kan een verwarringskans worden aangenomen.
  Beslissend zijn de beschaffenheid, hun gebruiksdoel, hun verkooppunt en gebruik.
  Bij de beoordeling is de algemene verkeersopvatting maatgevend.

• Bekendheid
  Ook de bekendheid is – zij het slechts als indicatie – onderdeel van de beoordeling van een mogelijke verwarringskans.

• Plaatselijke beschermingsgrens
  Het exclusiviteitsrecht dat voortvloeit uit de lauterkeitsrechtelijke bescherming van een teken geldt alleen voor de regio waarin het teken ook verbreid is.

Welke rechtsgevolgen kunnen voortvloeien uit misbruik van kentekens?

Met name ontstaan de volgende aanspraken:

• Nalatingsaanspraak
• Wegnemingsaanspraak
• Schadevergoedingsaanspraak
• Aanspraak op redelijke vergoeding of zelfs bij schuldige inbreuk op afgifte van de winst
• Publicatie van het vonnis

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verjährung der Ansprüche!
• Ansprüche des § 9 UWG verjähren grundsätzlich bereits nach sechs Monaten!
• Ausnahme: Alle Ansprüche in Geld verjähren innerhalb von drei Jahren“

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verwirkung der Ansprüche!
Hat der Inhaber des zu schützenden Kennzeichens Kenntnis von dem kennzeichenmäßigen Gebrauch eines jüngeren Zeichens und duldet er diesen für die Dauer von fünf Jahren, kann der Kennzeicheninhaber des älteren Zeichens nicht mehr gegen den Schädiger vorgehen!“

Belangrijke punten

• Een handelen in het handelsverkeer is aanwezig wanneer een zelfstandig handelen met externe werking en marktrelatie, dat gericht is op verwerving, gegeven is. Een winstoogmerk is echter niet vereist.
• Zelfs politieke partijen, overheidsorganen, verenigingen enz. kunnen lauterkeitsrechtelijk relevant handelen in het handelsverkeer wanneer zij privaatrechtelijk en ondernemend actief worden
• Kentekens dienen ter individualisering van een onderneming en de afbakening ten opzichte van andere ondernemingen. Zij moeten het potentiële klanten mogelijk maken de waren of diensten van de gebruiker terug te vinden.
• Beschermd worden namen, firma’s, hun bestanddelen en kernwoorden, bijzondere benamingen van een onderneming, benamingen van een drukwerk, domeinnamen, niet als merk geregistreerde tekens en uitrustingen.
• Om beschermwaardig te zijn moet een kenteken onderscheidend vermogen vertonen. Het moet dus zo individueel zijn dat het geschikt is de gebruiker ten opzichte van andere ondernemingen te doen uitsteken.
• Bij gebrekkig onderscheidend vermogen kan een teken ook beschermd zijn wanneer het zekere verkeersgelden vertoont. Uitrustingen moeten zowel onderscheidend vermogen als verkeersgelden hebben
• De mededingingsrechtelijke bescherming van kentekens treedt in werking met het eerste gebruik
• Aanspraken wegens misbruik van kentekens worden alleen uitgelokt wanneer verwarringskans voorligt. Maatgevend voor de beoordeling zijn een totaaloverweging van de omstandigheden en het gezichtspunt van een gemiddelde consument.
• Aanspraken uit § 9 UWG verjaren in principe na zes maanden, aanspraken in geld echter eerst na drie jaar
• De aanspraken vervallen bij kennis van de benadeelde na vijfjarige dulding

Conclusie

Om een schending van het eigen kenmerk te voorkomen, is

• gericht onderzoek en mededingingsrechtelijke controle
• gestructureerde aanpak en competente planning
• continue controle van de concurrenten (monitoring)
• en een consequente vervolging van overtredingen

vereist.