Merkmonitoring
Waarom merkbewaking?
Het merkenrecht is een exclusief recht. Dit betekent dat u als merkhouder het recht heeft om anderen uit te sluiten van het gebruik van uw merk in het handelsverkeer. Alleen zo kan effectief worden opgetreden tegen verwarring en reputatieschade.
Dagelijks worden er honderden nieuwe merkaanvragen in de EU ingediend bij de merkeninstanties. De nieuwe merken worden echter niet gecontroleerd op het bestaan van oudere vergelijkbare of zelfs identieke merken. Het zoeken naar nieuwe, verwarringwekkende merken is veeleer de taak van de merkhouder van het oudere merk. Daarom is een regelmatige professionele monitoring van uw merk essentieel om de rechten die voortvloeien uit de bescherming van een merk effectief te kunnen handhaven. Zonder continue bewaking bestaat er een ernstig risico dat rechtsinbreuken jarenlang onopgemerkt blijven. Een rechtsinbreuk kan aanzienlijke financiële nadelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer iemand onder uw merknaam en in uw bedrijfstak commercieel actief is. En het wordt nog erger: Als uw merk niet regelmatig wordt gecontroleerd op “meelifters” en daartegen wordt beschermd, kunnen de rechten die voortvloeien uit het merkenrecht vervallen. De vorderingen uit een merkinbreuk verjaren na 3 jaar. Daarna bestaat er geen recht meer op een verbod of schadevergoeding. Als de markt dus niet regelmatig wordt onderzocht, kan dit leiden tot een verwatering van uw merk. Merkbewaking is daarom geen luxe, maar noodzakelijk om de integriteit van uw merk te waarborgen en de waarde ervan op lange termijn te behouden.
In het kader van ons monitoring-pakket controleren wij of er identieke of verwarringwekkende merken zijn aangevraagd en of er identieke bedrijfsnamen zijn geregistreerd. Bij het vinden van een identiek merk zullen wij proactief optreden en een passende sommatiebrief opstellen voor de doorhaling of beperking van dit merk. Mocht er een vergelijkbaar teken worden gevonden, dan zullen de verdere stappen worden genomen na overleg en bespreking van de feitelijke en juridische situatie met u.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Es gilt der Grundsatz der Priorität: Die ältere Marke hat Vorrang gegenüber der jüngeren Marke. Der Zeitpunkt Ihrer Markenanmeldung ist also entscheidend um festzustellen, ob eine Kollision zwischen den Marken besteht und ob rechtliche Schritte eingeleitet werden können.”“
Opdrachtomvang
De merkbewaking bestaat uit een tweemaandelijks intern onderzoek in alle relevante merken- en bedrijfsregisters. Het onderzoek dekt alle nieuwe identieke, gedeeltelijk identieke en vergelijkbare merken, nieuwe identieke bedrijfsnamen. Daarnaast wordt de verlenging van uw merk en de vervaldatum ervan bewaakt. In geval van aanvraag van een identiek of gedeeltelijk identiek merk wordt proactief actie ondernomen door middel van een sommatiebrief.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Sollte dadurch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden, werden wie die weitere Vorgehensweise gemeinsam mit Ihnen herausarbeiten“
Te denken valt aan het opstellen van een merkafbakeningsovereenkomst met de tegenpartij, het indienen van een oppositie tegen de merkaanvraag of het indienen van een doorhalingsverzoek voor een reeds geregistreerd merk. Bij vergelijkbare merken wordt de aanpak, afhankelijk van de mate van verwarringsgevaar, tijdens een videoconferentie met u besproken en vastgesteld.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekOnderzoek
Het onderzoek vindt elke twee maanden plaats en bestaat uit het doorzoeken van alle relevante registers. Voor het zoeken naar mogelijk verwarringwekkende merken worden de betreffende merkenregisters geraadpleegd, afhankelijk van de geografische reikwijdte van het merk. Voor een Oostenrijks merk wordt bijvoorbeeld het Oostenrijkse merkenregister doorzocht (hier zijn niet alleen Oostenrijkse, maar ook Uniemerken en internationale merken te vinden), voor een EU-merk het EU-merkenregister en alle nationale merkenregisters binnen de EU. Met betrekking tot bedrijfsnamen worden zowel de betreffende bedrijfsregisters doorzocht. Bij het onderzoek naar identieke bedrijfsnamen moet worden opgemerkt dat ons kantoor buiten de EU alleen een merkenrechtelijk onderzoek kan garanderen zonder onderzoek van de relevante bedrijfsregisters.
Scenario 1: Geen identieke of vergelijkbare merken of bedrijfsnamen gevonden
Als het onderzoek geen identieke of vergelijkbare merken of bedrijfsnamen oplevert, worden er geen verdere stappen ondernomen. Het interne onderzoek wordt afgesloten en na twee maanden herhaald.
Scenario 2: Vinden van een (deels) identiek merk
Als tijdens ons onderzoek een (deels) identiek merk met identieke of vergelijkbare waren en/of diensten wordt gevonden, zullen wij proactief een sommatiebrief sturen naar de betreffende merkhouder. Het doel van de sommatiebrief kan zijn een beperking of volledige intrekking van de oudere merkaanvraag. De sommatiebrief bevat een verklaring van staking en onthouding om het merk zoals gevraagd te beperken of door te halen en niet meer in het handelsverkeer te gebruiken.
Als dit doel niet via overeenstemming kan worden bereikt, komt als volgende stap het indienen van een oppositie in aanmerking. Aangezien een oppositie binnen drie maanden na de publicatie van de merkaanvraag moet worden ingediend, kan het in sommige gevallen zinvol zijn om al tijdens lopende onderhandelingen een oppositie in te dienen om de termijn veilig te stellen en de tegenpartij de ernst van de intenties te tonen. In geval van een latere overeenstemming kan de oppositie tijdens de cooling-off periode worden ingetrokken.
In veel gevallen komt het tijdens de schikking tot onderhandeling en het sluiten van merkafbakeningsovereenkomsten of coëxistentieovereenkomsten. Dit is vooral zinvol wanneer de twee tegenover elkaar staande merkhouders in het handelsverkeer op geen enkele wijze worden benadeeld door het gebruik van een identiek merk.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „In diesen Fällen liegt zwar aus markenrechtlicher Sicht eine Verwechselungsgefahr vor, tatsächlich liegt eine solche im geschäftlichen Verkehr aber nicht vor. Wenn sich beide Unternehmen grundsätzlich einig sind, dass in Wahrheit keine Verwechselung am Markt zu befürchten ist, kann eine Markenabgrenzungsvereinbarung Zeit und Kosten sparen und trotzdem zum gewünschten Ergebnis führen.“
In het kader van de merkafbakeningsovereenkomst komen de twee merkhouders overeen om gedurende een bepaalde periode niet actief te zijn in elkaars bedrijfstak.
Mocht het bij het identieke merk gaan om een reeds geregistreerd merk, dan dienen wij het vereiste doorhalingsverzoek in.
Scenario 3: Vinden van een vergelijkbaar merk
Mocht het bij het gevonden merk gaan om een vergelijkbaar merk met identieke of vergelijkbare waren en/of diensten, dan zullen wij u over het merk informeren en alle verdere stappen met u bespreken.
In aanmerking komt eveneens een passende sommatiebrief, het indienen van een oppositie, het opstellen van een merkafbakeningsovereenkomst of het indienen van een doorhalingsverzoek.
Scenario 4: Vinden van een identiek bedrijf
Als tijdens ons onderzoek een identiek bedrijf wordt gevonden, sturen wij proactief een sommatiebrief met een verklaring van staking en onthouding aan de wettelijke eigenaar. Doel van de aanpak is dat het bedrijf niet (meer) optreedt of handelt in verband met uw waren en diensten.
Vervolgens is na overleg met u een afbakeningsovereenkomst denkbaar.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekSommatiebrieven
Met behulp van een sommatiebrief moet het gevaar van een verwarringwekkend merk snel en efficiënt worden weggenomen. Een sommatiebrief bevat verschillende eisen aan de tegenpartij. Hieronder valt de eis om het gebruik van het merk voor de betreffende conflicterende (vergelijkbare en identieke) waren en diensten te staken en de onrechtmatige toestand te beëindigen, bijvoorbeeld door vernietiging van waren met het opgedrukte merk. Verdere vorderingen kunnen betrekking hebben op vergoeding, schadevergoeding, winst en op het afleggen van rekening en verantwoording, informatie en publicatie van het vonnis.
Bij de sommatiebrief is gewoonlijk een verklaring van staking en onthouding gevoegd. Hierin verplicht de tegenpartij zich met zijn handtekening tot het staken van het onrechtmatige gebruik van het merk in de beschreven omvang, op straffe van een boete. Verder kan de verplichting tot beperking of intrekking van een merkaanvraag zijn opgenomen. Ook kan worden gedacht aan de vernietiging van reeds geproduceerd drukwerk met het logo en informatie over de behaalde winst.
De tegenpartij krijgt in de sommatiebrief een termijn gesteld waarbinnen de gewenste handelingen moeten worden verricht, de verklaring van staking en onthouding moet worden ondertekend en de betaling voor het optreden van de advocaat moet worden verricht. Mocht de tegenpartij niet binnen de gestelde termijn reageren, dan nemen wij contact met u op over de verdere stappen.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekMerkafbakeningsovereenkomst
Vaak hebben bedrijven verschillende sterke punten en doelmarkten. Een merkafbakeningsovereenkomst kan ervoor zorgen dat elk bedrijf zijn specifieke niche kan bedienen zonder in directe concurrentie met elkaar te staan.
Een merkafbakeningsovereenkomst, of ook wel coëxistentieovereenkomst, is een juridische overeenkomst tussen twee bedrijven die vergelijkbare of identieke merken gebruiken of willen gebruiken. In een dergelijke (potentiële) conflictsituatie kan een merkafbakeningsovereenkomst een zinvolle oplossing zijn en dienen voor een zo vreedzaam mogelijke, voor beide partijen bevredigende beëindiging van het merkenrechtelijke geschil. In het civielrechtelijke contract wordt het merkmatige gebruik van een teken door de houders van twee verwarringwekkende merken geregeld. Een merkafbakeningsovereenkomst komt meestal neer op de eenzijdige beperking van waren en/of diensten van het jongere merk of op de precieze vaststelling van het gebruik van beide merken en bevat daarnaast andere essentiële regelingen voor eventuele rechtsopvolgers, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Een duidelijke merkafbakening kan er bovendien voor zorgen dat klanten de producten of diensten van de twee bedrijven correct kunnen onderscheiden.
Al met al biedt een merkafbakeningsovereenkomst een pragmatische oplossing voor veel merkenrechtelijke geschillen. Door het vastleggen van duidelijke regels en grenzen kan zij conflicten voorkomen, uw investeringen beschermen en beide betrokkenen tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om succesvol te opereren in hun respectieve markten.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekOppositie
Houders van een ouder merk of hun vertegenwoordigers kunnen binnen drie maanden na de aanvraag van een nieuw merk bij het bevoegde merkenbureau een oppositie indienen. Een succesvolle oppositie leidt ertoe dat het betreffende merk niet wordt ingeschreven of de inschrijving ervan met terugwerkende kracht wordt doorgehaald. Een oppositie kan worden ingediend bij verwarringsgevaar, maar ook op basis van een ouder algemeen bekend merk of op basis van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.
De oppositieprocedure verschilt deels per bevoegd merkenbureau. In de EU-rechtsruimte is deze echter grotendeels geharmoniseerd. De periode waarin houders van oudere merken de mogelijkheid hebben om tegen een nieuwe inschrijving op te komen, bedraagt drie maanden vanaf de publicatie van het merk. Terwijl een Uniemerk pas na afloop van deze termijn wordt ingeschreven, worden nationale Duitse en Oostenrijkse merken al eerder ingeschreven, maar door een succesvolle oppositie kan deze inschrijving met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt. Oppositieprocedures zijn contradictoir. Onderdeel is een aan het begin gelegen “cooling-off”-periode, die dient voor overeenstemming tussen beide partijen. Mocht dit lukken, dan kunnen reeds betaalde oppositiekosten worden terugbetaald. Komt er geen overeenstemming, dan volgt na een schriftelijke uitwisseling de officiële beslissing van het bureau over de oppositie.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekDoorhalingsverzoek
Bij merkinbreuken kan met behulp van een verzoek tot doorhaling een doorhalingsprocedure tegen een merk worden gestart. Het verschil met de oppositie is dat bij een doorhalingsverzoek na afloop van de oppositietermijn wordt opgetreden tegen een reeds ingeschreven merk. Het verzoek moet worden ingediend bij het bevoegde bureau.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekWanneer is een merk verwarringwekkend?
Vorderingen die voortvloeien uit het merkenrecht kunnen bestaan tegen (deels) identieke en vergelijkbare merken. De meest voorkomende reden waarom tegen een merk wordt opgetreden, is het bestaan van verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar bestaat wanneer de gemiddelde consument ervan uitgaat dat twee onafhankelijke merken afkomstig zijn van hetzelfde of van economisch verbonden ondernemingen (bijv. dochterondernemingen). Ook bestaat er verwarringsgevaar wanneer consumenten twee merken vanwege hun identiteit of gelijkenis helemaal niet uit elkaar kunnen houden en ze voor een en hetzelfde merk houden.
Voor het bepalen van verwarringsgevaar moeten zowel de tekens als de betreffende waren en diensten vergelijkbaar zijn. Het principe is: hoe meer de tekens op elkaar lijken, hoe minder de waren en diensten op elkaar hoeven te lijken, en omgekeerd. De relevante criteria voor het bepalen van de respectieve overeenstemming van tekens verschillen naar gelang van het soort merk. Bij woordmerken zijn de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming relevant.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Bei Bildmarken wird sowohl die bildliche Gestaltung als auch der Bedeutungsgehalt der Marke herangezogen. Wird die Verwechslungsgefahr von zwei Wortbildmarken geprüft, dann fließen die Kriterien der Wort- und Bildmarke zusammen. Verwechslungsgefahr wurde etwa zwischen den Marken „Caratwo“ und „Carado“ oder „FLORAMED“ und „MEDIFLOR“ angenommen.“
Verschotten
Verschotten zijn financiële prestaties die ons kantoor aan derden verricht. Het gaat om verschillende betalingen. Tot de verschotten behoren bijvoorbeeld griffierechten of officiële kosten. Onder de officiële kosten vallen ook de kosten voor een oppositie en voor een doorhalingsverzoek. Deze verschillen per bevoegd bureau.
Officiële kosten
- Oostenrijks Octrooibureau
- Oppositie: € 206,00
- Doorhalingsverzoek: € 250,00
- Duits Merken- en Octrooibureau:
- Oppositie: € 250,00
- Doorhalingsverzoek: € 400,00
- Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
- Oppositie: € 320,00
- Doorhalingsverzoek: € 630,00
