Monitoraggio del marchio

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A cosa serve il monitoraggio del marchio?

Il diritto dei marchi è un diritto esclusivo. Ciò significa che, in qualità di titolare del tuo marchio, hai il diritto di escludere chiunque altro dall’uso del tuo marchio nel commercio. Questo è l’unico modo per agire in modo sostenibile contro la confusione e il danno alla reputazione.

Ogni giorno, centinaia di nuove domande di marchio vengono depositate presso gli uffici marchi a livello europeo. Tuttavia, i nuovi marchi non vengono controllati per verificare se esistono già marchi simili o addirittura identici più vecchi. La ricerca di nuovi marchi che possono essere confusi è invece compito del titolare del marchio più vecchio. Pertanto, è essenziale un monitoraggio professionale regolare del tuo marchio per poter far valere in modo significativo i diritti derivanti dalla protezione di un marchio. Senza un monitoraggio continuo, esiste il serio rischio che le violazioni dei diritti rimangano non rilevate per anni. Una violazione dei diritti può comportare notevoli svantaggi finanziari, ad esempio quando qualcuno opera commercialmente con il tuo marchio e nel tuo settore di attività. E c’è di peggio: se il tuo marchio non viene regolarmente controllato per individuare eventuali “opportunisti” e protetto da questi, i diritti derivanti dal diritto dei marchi possono decadere. I diritti derivanti da una violazione del diritto dei marchi si prescrivono dopo 3 anni. Successivamente, non esiste più alcun diritto di ingiunzione o risarcimento danni. Pertanto, se il mercato non viene regolarmente monitorato, ciò può portare a un indebolimento del tuo marchio. Il monitoraggio del marchio non è quindi un lusso, ma necessario per preservare l’integrità del tuo marchio e mantenerne il valore a lungo termine.

Nell’ambito del nostro pacchetto di monitoraggio, verifichiamo se sono stati registrati marchi identici o confondibili e se vengono registrati nomi di società identici. Se viene trovato un marchio identico, interverremo in modo proattivo e redigeremo una lettera di diffida per la cancellazione o la limitazione di tale marchio. Se viene trovato un marchio simile, le ulteriori misure saranno prese dopo aver consultato ed esaminato la situazione di fatto e di diritto con te.

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Es gilt der Grundsatz der Priorität: Die ältere Marke hat Vorrang gegenüber der jüngeren Marke. Der Zeitpunkt Ihrer Markenanmeldung ist also entscheidend um festzustellen, ob eine Kollision zwischen den Marken besteht und ob rechtliche Schritte eingeleitet werden können.”“
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Ambito dell’incarico

Il monitoraggio del marchio consiste in una ricerca interna ogni due mesi in tutti i registri di marchi e società pertinenti. La ricerca copre tutti i nuovi marchi identici, parzialmente identici e simili, nonché le nuove denominazioni di società identiche. Inoltre, viene monitorato il rinnovo del tuo marchio o la sua data di scadenza. In caso di registrazione di un marchio identico o parzialmente identico, si interviene proattivamente contro di esso mediante una lettera di diffida.

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Sollte dadurch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden, werden wie die weitere Vorgehensweise gemeinsam mit Ihnen herausarbeiten“

Si potrebbe pensare alla creazione di un accordo di delimitazione del marchio con la controparte, alla presentazione di un’opposizione alla domanda di marchio o alla presentazione di una domanda di cancellazione per un marchio già registrato. Per i marchi simili, la procedura viene discussa e definita insieme a te in una videoconferenza, a seconda del grado di rischio di confusione.

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Ricerca

La ricerca si svolge ogni due mesi e consiste nella revisione di tutti i registri pertinenti. Per la ricerca di eventuali marchi che possono essere confusi, vengono utilizzati i rispettivi registri dei marchi, a seconda dell’ambito geografico di protezione del marchio. Per un marchio austriaco, ad esempio, viene esaminato il registro dei marchi austriaco (qui si possono trovare non solo marchi austriaci, ma anche marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali), per un marchio UE il registro dei marchi dell’UE e tutti i registri dei marchi nazionali all’interno dell’UE. Per quanto riguarda i nomi delle società, vengono esaminati anche i rispettivi registri delle imprese. Nella ricerca di nomi di società identici, si noti che il nostro studio legale al di fuori dell’UE può garantire solo una ricerca di marchi senza ricerca dei registri delle imprese pertinenti.

Scenario 1: Nessun marchio o nome aziendale identico o simile viene trovato

Se la ricerca non rivela marchi o nomi aziendali identici o simili, non vengono intraprese ulteriori azioni. La ricerca interna viene completata e ripetuta tra due mesi.

Scenario 2: Individuazione di un marchio (parzialmente) identico

Se nel corso della nostra ricerca viene individuato un marchio (parzialmente) identico con beni e/o servizi identici o simili, invieremo in modo proattivo una lettera di diffida al titolare del marchio in questione. L’obiettivo della lettera di diffida può essere una limitazione o una completa revoca della domanda di marchio più vecchia. La lettera di diffida contiene una dichiarazione di cessazione e impegno a limitare o cancellare il marchio come richiesto e a non utilizzarlo più nel commercio.

Se questo obiettivo non può essere raggiunto mediante un accordo, un’ulteriore misura da considerare è la presentazione di un’ opposizione. Poiché un’opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, in alcuni casi può essere utile presentare un’opposizione già durante le trattative in corso per rispettare il termine e dimostrare alla controparte la serietà delle intenzioni. In caso di un accordo successivo, l’opposizione può essere ritirata nuovamente nell’ambito del periodo di “cooling-off”.

In molti casi, nell’ambito dell’accordo, si giunge alla negoziazione e alla conclusione di accordi di delimitazione del marchio o accordi di coesistenza. Tale accordo è particolarmente utile quando i due titolari di marchi contrapposti non sono in alcun modo pregiudicati dall’uso di un marchio identico nel commercio.

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In diesen Fällen liegt zwar aus markenrechtlicher Sicht eine Verwechselungsgefahr vor, tatsächlich liegt eine solche im geschäftlichen Verkehr aber nicht vor. Wenn sich beide Unternehmen grundsätzlich einig sind, dass in Wahrheit keine Verwechselung am Markt zu befürchten ist, kann eine Markenabgrenzungsvereinbarung Zeit und Kosten sparen und trotzdem zum gewünschten Ergebnis führen.“

Nell’ambito dell’accordo di delimitazione del marchio, i due titolari del marchio stabiliscono di non operare nel settore di attività dell’altro per un certo periodo di tempo.

Se il marchio identico è un marchio già registrato, presentiamo la domanda di cancellazione necessaria.

Scenario 3: Individuazione di un marchio simile

Se il marchio trovato è un marchio simile con beni e/o servizi identici o simili, ti informeremo sul marchio e discuteremo con te tutte le ulteriori misure.

Si può anche prendere in considerazione una lettera di diffida corrispondente, la presentazione di un’opposizione, la creazione di un accordo di delimitazione del marchio o la presentazione di una domanda di cancellazione.

Scenario 4: Individuazione di una società identica

Se nel corso della nostra ricerca viene individuata una società identica, inviamo in modo proattivo una lettera di diffida con una dichiarazione di cessazione al proprietario legale. L’obiettivo della procedura è che la società non compaia (più) in relazione ai tuoi beni e servizi o non agisca in tal senso.

In seguito, dopo aver consultato te, è ipotizzabile un accordo di delimitazione.

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Lettera di diffida

Con l’aiuto di una lettera di diffida, il pericolo di un marchio che può essere confuso deve essere eliminato rapidamente ed efficientemente. Una lettera di diffida contiene diverse richieste alla controparte. Tra queste, la richiesta di cessare l’uso del marchio per i beni e servizi corrispondenti in conflitto (simili e identici), nonché l’eliminazione della condizione illegale, ad esempio sotto forma di distruzione di beni con il marchio stampato. Ulteriori richieste possono riguardare il pagamento, il risarcimento danni, il profitto, nonché la rendicontazione, le informazioni e la pubblicazione della sentenza.

La lettera di diffida è di solito accompagnata da una dichiarazione di cessazione e impegno. In essa, la controparte si impegna con la sua firma alla cessazione punibile dell’uso illegale del marchio nella misura descritta. Inoltre, può essere incluso l’obbligo di limitare o ritirare una domanda di marchio. Si può anche pensare alla distruzione di materiale stampato già prodotto con il logo e alle informazioni sui profitti realizzati.

Nella lettera di diffida, alla controparte viene concesso un termine entro il quale devono essere intraprese le azioni desiderate, deve essere firmata la dichiarazione di cessazione e deve essere effettuato il pagamento relativo all’intervento legale. Se la controparte non reagisce entro il termine stabilito, ci metteremo in contatto con te per quanto riguarda le ulteriori misure.

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Accordo di delimitazione del marchio

Spesso le aziende hanno punti di forza e mercati di riferimento diversi. Un accordo di delimitazione del marchio può garantire che ogni azienda possa rivolgersi alla sua specifica nicchia senza trovarsi in diretta concorrenza tra loro.

Un accordo di delimitazione del marchio, o anche accordo di coesistenza, è un accordo legale tra due aziende che utilizzano o desiderano utilizzare marchi simili o identici. In una tale (potenziale) situazione di conflitto, un accordo di delimitazione del marchio può essere una soluzione sensata e servire alla conclusione più pacifica e soddisfacente per entrambe le parti della controversia in materia di marchi. Nel contratto di diritto civile, l’uso del marchio di un segno distintivo è regolato dai titolari di due marchi che possono essere confusi. Un accordo di delimitazione del marchio di solito si basa sulla limitazione unilaterale di beni e/o servizi del marchio più recente o sulla definizione precisa dell’uso di entrambi i marchi e contiene inoltre ulteriori disposizioni essenziali per eventuali successori legali, per il foro competente e per la legge applicabile. Una chiara delimitazione del marchio può anche garantire che i clienti possano distinguere correttamente i prodotti o i servizi delle due aziende.

Nel complesso, un accordo di delimitazione del marchio offre una soluzione pragmatica per molte controversie in materia di marchi. Stabilendo regole e limiti chiari, può evitare conflitti, proteggere i tuoi investimenti e allo stesso tempo offrire a entrambe le parti interessate la possibilità di operare con successo nei rispettivi mercati.

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Opposizione

I titolari di un marchio più vecchio o i loro rappresentanti possono entro tre mesi dalla registrazione di un nuovo marchio presso l’ufficio marchi competente presentare un’ opposizione. Un’opposizione di successo comporta che il marchio interessato non venga registrato o che la sua registrazione venga annullata retroattivamente. Un’opposizione può essere presentata in caso di rischio di confusione, ma anche sulla base di un marchio notorio più vecchio o sulla base di una denominazione di origine o indicazione geografica.

La procedura di opposizione è in parte diversa a seconda dell’ufficio marchi competente. Tuttavia, nello spazio giuridico dell’UE è stata ampiamente armonizzata. Il periodo durante il quale i titolari di marchi più vecchi hanno la possibilità di opporsi a una nuova registrazione è di tre mesi dalla pubblicazione del marchio. Mentre un marchio dell’Unione Europea viene registrato solo dopo la scadenza di questo termine, i marchi nazionali tedeschi e austriaci vengono registrati prima, ma questa registrazione può essere annullata retroattivamente da un’opposizione di successo. Le procedure di opposizione sono contraddittorie. Una parte integrante è un periodo di “cooling-off” all’inizio, che dovrebbe servire a raggiungere un accordo tra entrambe le parti. Se ciò ha successo, le tasse di opposizione già pagate possono essere rimborsate. Se non si raggiunge un accordo, dopo uno scambio di memorie, l’ufficio prende la decisione ufficiale sull’opposizione.

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Domanda di cancellazione

In caso di violazioni del diritto dei marchi, è possibile avviare una procedura di cancellazione contro un marchio con l’aiuto di una domanda di cancellazione. La differenza rispetto all’opposizione è che con una domanda di cancellazione si agisce contro un marchio già registrato dopo la scadenza del termine di opposizione. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente.

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Quando un marchio può essere confuso?

I diritti derivanti dal diritto dei marchi possono sussistere contro marchi (parzialmente) identici e simili. Il motivo più frequente per cui si agisce contro un marchio è la sussistenza di un rischio di confusione. Esiste un rischio di confusione quando il consumatore medio presume che due marchi indipendenti provengano dalla stessa azienda o da aziende economicamente collegate (ad es. società controllate). Esiste anche un rischio di confusione quando i consumatori non riescono affatto a distinguere due marchi a causa della loro identità o somiglianza e li considerano lo stesso marchio.

Per determinare il rischio di confusione, devono essere simili sia i segni distintivi che i beni e i servizi in questione. Vale il principio: Più simili sono i segni distintivi, meno simili devono essere i beni e i servizi, e viceversa. I criteri determinanti per stabilire la rispettiva somiglianza dei segni distintivi variano a seconda del tipo di marchio. Per i marchi denominativi, sono rilevanti la somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

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Harlander & Partner Rechtsanwälte „Bei Bildmarken wird sowohl die bildliche Gestaltung als auch der Bedeutungsgehalt der Marke herangezogen. Wird die Verwechslungsgefahr von zwei Wortbildmarken geprüft, dann fließen die Kriterien der Wort- und Bildmarke zusammen. Verwechslungsgefahr wurde etwa zwischen den Marken „Caratwo“ und „Carado“ oder „FLORAMED“ und „MEDIFLOR“ angenommen.“
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Spese vive

Le spese vive sono prestazioni finanziarie che il nostro studio legale effettua a terzi. Si tratta di diversi pagamenti. Le spese vive includono ad esempio le spese giudiziarie o le tasse amministrative. Le tasse amministrative includono anche le tasse per un’opposizione e per una domanda di cancellazione. Queste variano a seconda dell’ufficio competente.

Tasse amministrative

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