I marchi di riserva sono marchi il cui utilizzo è previsto solo in futuro o quelli che sono stati registrati solo per “riservare” un termine che potrebbe essere strategicamente importante per il marketing in futuro.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoPeriodo di grazia e obbligo di utilizzo
Attenzione! In linea di principio, il periodo di protezione legale per i marchi registrati è di 10 anni ed è estendibile a piacimento. Tuttavia, questo vale solo per i marchi in uso.
Dopo la registrazione del marchio, questo deve essere “utilizzato seriamente come marchio” entro un periodo di grazia di cinque anni. Se un marchio non viene “utilizzato seriamente come marchio” entro cinque anni, chiunque può richiedere la cancellazione dei marchi di riserva.
Questo obbligo di utilizzo ha lo scopo di impedire che i registri dei marchi siano “intasati” da marchi non utilizzati.
Informazioni sui diversi tipi di marchi sono disponibili nel nostro articolo “Tipi di marchi“.
Interruzione dell’utilizzo
Lo stesso vale se il titolare del marchio inizia a utilizzare il marchio, ma poi lo interrompe di nuovo e sono trascorsi più di cinque anni dall’interruzione dell’utilizzo.
Utilizzo parziale
Entro il termine di cinque anni, i marchi godono della piena protezione del marchio indipendentemente dal loro utilizzo. Anche in caso di utilizzo parziale, l’ambito di protezione entro il termine di cinque anni non viene ridotto al tipo di utilizzo effettivo inferiore. L’utilizzo parziale si verifica, ad esempio, quando il marchio è stato registrato per intere classi di Nizza, anche se solo alcune sottocategorie sono applicabili per l’utilizzo del marchio.
Se non è possibile fornire la prova dell’uso serio del marchio in una classe, il marchio può essere cancellato anche per singole classi.
Così, ad esempio, la domanda di cancellazione di un marchio denominativo figurativo austriaco, che era stato registrato per le classi di Nizza 25, 28, 29 e 32, è stata accolta per le classi di Nizza 28, 29 e, infine, anche 32. Questo perché la titolare del marchio è stata in grado di dimostrare un uso serio del marchio solo per la classe 25.
Maggiori informazioni sulle classi di Nizza sono disponibili nell’articolo “Classi di Nizza“.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito“Uso serio del marchio”
Esiste una vasta giurisprudenza che si occupa di cosa si intenda esattamente per “uso serio del marchio” e quando si tratti di marchi di riserva. Chi non ha voglia di studiare questa giurisprudenza, farebbe meglio a consultare un esperto.
La legge sulla protezione dei marchi cita alcuni esempi di ciò che può essere qualificato come “utilizzo“. Ad esempio:
- apporre il segno sulle merci, sul loro imballaggio o sugli oggetti su cui il servizio viene eseguito o deve essere eseguito;
- offrire merci con il segno, immetterle sul mercato o possederle per gli scopi menzionati, oppure offrire o fornire servizi con il segno;
- importare o esportare merci con il segno;
- utilizzare il marchio come nome commerciale o denominazione aziendale o come parte di essi;
- utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale, negli annunci o nella pubblicità;
- se il segno viene utilizzato nella pubblicità comparativa in un modo contrario alle disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale.
La confusione non è ancora abbastanza grande?
“Come marchio” l’utilizzo è tale quando il marchio viene utilizzato per distinguere i beni e i servizi del titolare del marchio dai beni e servizi di altre imprese.
Fin qui, tutto bene. Ma quando l’utilizzo è anche “serio”?
“Serio” è un utilizzo tale quando la sua portata va oltre un mero utilizzo fittizio volto a mantenere il diritto. A tal fine, devono essere esaminate tutte le circostanze che possono dimostrare che il marchio viene effettivamente utilizzato commercialmente.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoPortata e frequenza dell’utilizzo determinanti per i marchi di riserva
Per poter valutare se un marchio registrato viene utilizzato seriamente come marchio e quindi non si tratta di un marchio di riserva, è determinante la portata e la frequenza dell’utilizzo. Secondo la giurisprudenza, un marchio che viene utilizzato solo allo scopo di tutelare i diritti non viene utilizzato seriamente. L’utilizzo deve – in conformità con la funzione principale del marchio – garantire al consumatore o all’acquirente l’identità di origine del bene o del servizio. Allo stesso modo, deve consentirgli di distinguere questo bene o servizio da altri beni o servizi senza rischio di confusione. Non è sufficiente utilizzare il marchio solo all’interno della propria azienda. L’utilizzo deve invece avvenire sul mercato. Il parametro di riferimento per la valutazione è il consumatore medio, mediamente informato, attento e ragionevole.
Nessun livello minimo di utilizzo per i marchi di riserva
Non esiste un livello minimo di utilizzo per poter distinguere tra marchi di riserva e marchi utilizzati come marchio. Anche un utilizzo minimo, ma economicamente effettivamente giustificato, può essere sufficiente per dimostrare la serietà. Allo stesso modo, bassi volumi di fatturato non parlano di per sé contro un utilizzo serio. A partire da quale limite quantitativo un utilizzo debba essere considerato serio, è sempre una questione del singolo caso e quindi non può essere determinato astrattamente a priori.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoLe azioni preparatorie non sono un utilizzo serio
Anche un utilizzo del segno relativamente breve entro il termine rilevante di cinque anni può essere sufficiente. Il presupposto è che esistesse una seria volontà di utilizzo e che l’utilizzo del segno non sia solo un utilizzo fittizio. Le mere azioni preparatorie all’utilizzo non sono ancora da qualificare come utilizzo serio. Tra questi rientrano ad esempio:
- l’ordine di etichette
- considerazioni di marketing
- o la mera consegna di prova di merci contrassegnate con il marchio
L’onere della prova dell’utilizzo del marchio e dell’esistenza di un motivo di giustificazione spetta al titolare del marchio.
Cancellazione dei marchi di riserva
Se un marchio registrato è stato utilizzato solo per beni o servizi che non possono essere assegnati a nessuno dei termini dell’elenco dei beni/servizi, il marchio è complessivamente inutilizzato e passibile di cancellazione. Un utilizzo per un bene o servizio che è solo simile ai beni o servizi registrati o rientra in un termine generico comune non registrato non è idoneo a mantenere il diritto. In caso di specificazioni di un bene o servizio registrato nell’elenco dei beni o servizi, l’utilizzo per un’altra specificazione del bene o servizio può essere idoneo a mantenere il diritto solo se entrambi i beni o servizi rientrano in un termine generico contenuto nell’elenco dei beni o servizi. Se si tratta invece di diverse specificazioni di beni o servizi che non possono essere assegnate a un termine generico nell’elenco, non sussiste alcun utilizzo.
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