Зловживання позначеннями підприємства

Заборона зловживання позначеннями згідно з конкурентним правом має на меті запобігти неправомірному використанню чужих позначень у комерційному обігу шляхом створення ризику сплутування.

Хто

• у комерційному обігу
• позначення
• використовує таким чином
• що може викликати сплутування з позначенням іншого підприємства

порушує заборону зловживання позначеннями.

6 умов недобросовісного зловживання позначеннями

Дії в комерційному обігу – що це означає?

Релевантними є лише дії, що відбуваються в межах комерційного обігу.

Отже…

• Не суто приватні дії
• Не суто офіційна діяльність
• Не суто внутрішньокорпоративні заходи

Або ж…

самостійні дії із зовнішнім ефектом та ринковим зв’язком, спрямовані на отримання прибутку.

Проте намір отримати прибуток не є обов’язковим.

• Таким чином, дії асоціацій, політичних партій та профспілок також можуть розглядатися як дії в комерційному обігу, якщо вони здійснюються лише в рамках діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
• Зокрема, представники вільних професій та особи, які займаються художньою або науковою діяльністю, також можуть здійснювати дії, що мають значення для конкурентного права, та порушувати заборону зловживання позначеннями іншої особи.
• Публічно-правові корпорації – такі як міста, громади, землі, федерація, будь-які палати – здійснюють діяльність у сфері комерційного обігу, якщо вони діють не як суверенні органи, а приватноправовим чином, і відповідна діяльність має підприємницький характер.

Наприклад, будівництво автостоянки не вважається дією в комерційному обігу, а є публічною діяльністю, навіть якщо від цього отримують вигоду певні підприємства.

Крім того, використання відповідного позначення має бути об’єктивно придатним для сприяння власній або чужій конкуренції. Не має значення, чи це дійсно було передбачено.

Знак, що підлягає захисту – що захищається?

Позначення слугують для індивідуалізації та виділення підприємства, його товарів та послуг серед інших постачальників. Вони допомагають потенційним споживачам орієнтуватися на ринку та знаходити ті підприємства, послугами яких вони були задоволені.

Вони виконують розрізняльну, походження, гарантійну та рекламну функції.

Згідно з § 9 Закону про недобросовісну конкуренцію захищаються:

Назви

фізичних та юридичних осіб. Вони слугують для ідентифікації та індивідуалізації підприємства в комерційному обігу.

В принципі, можна використовувати власне ім’я при народженні, якщо немає ризику, що його можна сплутати з іншим ім’ям, яке вже існує на ринку.

Назви, які одночасно мають предметний зв’язок з позначеннями послуг або товарів, не є придатними.

Захищаються також псевдоніми та артистичні імена.

Отже, назви повинні бути настільки особливими у своєму використанні в комерційному обігу, щоб цільова аудиторія могла індивідуалізувати підприємство та його пропозицію.

Фірмові найменування та їх складові

Фірмове найменування – це назва підприємця, зареєстрована в торговому реєстрі, під якою він веде свою діяльність та ставить підпис (§ 17 UGB).

Згідно з § 9 Закону про недобросовісну конкуренцію також захищаються складові фірмових найменувань, тобто скорочені назви та слогани компаній, як позначення.

Особливі позначення підприємства

Також захищаються назви закладів або підприємств, які позначають не фірмове найменування чи підприємця як правову одиницю, а саме підприємство.

Отже, вони не зареєстровані в торговому реєстрі, але також повинні бути здатними індивідуалізувати підприємство серед інших.

Позначення підрозділу підприємства користується правовим захистом як знак лише тоді, коли воно дозволяє ідентифікувати принаймні організаційно відокремлену частину підприємства для зацікавлених кіл.

Позначення друкованого видання

Назви друкованих видань (таких як книги, газети, довідники, а також, наприклад, компакт-диски та фільми) можуть бути захищені згідно з § 9 Закону про недобросовісну конкуренцію, якщо вони не позначають твір, вже захищений авторським правом.

Доменні імена

Також обрана назва домашньої сторінки для підприємства може бути захищена згідно з правом про недобросовісну конкуренцію.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Es gilt einheitlicher Rechtsschutz! Auch zwischen einer Domain und einer „Offline-Bezeichnung“ eines anderen Unternehmens kann demnach Verwechslungsgefahr bestehen, welche durch den Prioritätsgrundsatz gelöst wird – das ältere Kennzeichen geht vor!“

Незареєстровані позначення

Зокрема, захищаються також позначення, які (ще) не зареєстровані як торговельні марки.

Оформлення

Під оформленням підприємства розуміються

• «ділові знаки та
• інші засоби, призначені для розрізнення підприємства»

.

Маються на увазі індивідуальні представлення пропонованих послуг, товарів або засобів, якими користується підприємство.

До них належать особливі упаковки товарів, як-от цукерки «Моцарт», особлива уніформа співробітників, а також певні, широко поширені колірні ознаки, як-от червоний колір видавництва MANZ. Наприклад, індивідуальне оформлення службового автомобіля також підпадає під сферу захисту оформлення.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Ausstattungen dieser Art werden von § 9 UWG nur geschützt, wenn sie bereits Verkehrsgeltung gewonnen haben.“

Розрізняльна здатність або ринкова репутація

Відмітна здатність

Чи захищений знак згідно з конкурентним правом, значною мірою залежить від того, чи має він розрізняльну здатність (також ідентифікаційну здатність).

Це має місце тоді, коли знак має певну індивідуальність і завдяки цьому придатний для розрізнення користувача від інших підприємців.

Фантазійні слова

в принципі, мають достатню розрізняльну здатність. Зокрема, повністю вигадані слова, а також ті, що належать до загальновживаної мови, але не мають відношення до пропонованих товарів чи послуг, є розрізняльними.

Наприклад, слово «Dorfalm» як назва ресторанного бізнесу має розрізняльну здатність.

Описові дані

Позначення, які є загальновживаними та мають суто описовий характер, не мають необхідної розрізняльної здатності.

Їхній зміст легко зрозуміти, і вони містять безпосередньо зрозумілу вказівку на пропоновану діяльність, послугу або реалізовані товари.

Вони, як правило, не придатні для достатньої індивідуалізації користувача серед інших підприємців у тій самій галузі. До них також належать родові назви.

Отже, назви «Best Energy» для енергопостачальника або «shopping city» для торгового центру не мають достатньої розрізняльної здатності.

Словосполучення

Натомість словосполучення мають ідентифікаційну здатність, якщо вони не є суто описовими, а достатньо особливими, щоб виділити підприємця серед інших.

Проте чисті, незвичайні в повсякденній мові вказівки на пропозицію підприємця не перешкоджають захисту знака.

Наприклад, термін «babydry» для одноразових підгузків має необхідний ступінь розрізняльної здатності.

У випадку багатозначних позначень іноді важко оцінити їхню ідентифікаційну здатність:

Якщо знак містить кілька можливих значень, достатньо, щоб лише одне з можливих значень для цільової аудиторії точно описувало аспект пропонованих товарів або послуг – тоді знак вважається лише описовим і не має розрізняльної здатності.

Завдяки назві «Gute Laune» (Гарний настрій) для чаю позитивна емоція пов’язується з товаром. Проте від цільової аудиторії вимагається певна інтерпретація, щоб пов’язати цю емоцію зі споживанням чаю. Знак має розрізняльну здатність.

Використання іншомовних термінів оцінюється за тим, наскільки вони загальнозрозумілі для середнього споживача.

Термін «shopping city» буде зрозумілим для середнього адресата і, отже, є суто описовим.

Буквені або цифрові комбінації

Вони, як правило, мають розрізняльну здатність, якщо тільки для обраної комбінації не існує конкретної потреби у вільному використанні.

Це було б у випадку з позначенням «DIY» (Do it yourself) для товарів магазину для майстрів – термін має занадто високу загальновживаність.

Географічні дані

Захищаються, як правило, лише тоді, коли вони мають ринкову репутацію.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Sollte ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein, kann es dennoch geschützt sein, wenn es stattdessen ausreichend Verkehrsgeltung gewonnen hat.”“

Захист оформлення згідно з правом про недобросовісну конкуренцію в принципі передбачає, що воно, крім розрізняльної здатності, також набуло ринкової репутації і таким чином чітко відмежовується від зацікавлених кіл.

Ринкова репутація

Знак має ринкову репутацію, якщо він розглядається зацікавленими колами як вказівка на певне підприємство або його товари чи послуги. (RIS-Justiz RS0066744)

Цей ступінь ідентифікації є вирішальним для оцінки ринкової репутації знака.

Додатковою ознакою можливої достатньої ринкової репутації є ступінь відомості знака – в яких колах обігу поширений знак?

Питання про те, наскільки широкою є відомість знака, також може бути релевантним. – У яких регіонах поширений знак?

Якщо знаку бракує необхідної розрізняльної здатності, він все одно може бути захищений, якщо він вже настільки поширений в обігу, що цільова аудиторія здатна віднести його до певного підприємства.

Потреба у вільному використанні знака, його ідентифікаційна здатність та ринкова репутація перебувають у взаємозв’язку – чим більша потреба у вільному використанні та чим менша ідентифікаційна здатність, тим вищою має бути ринкова репутація. (4 Ob 126/01k)

Правомірне використання потенційно постраждалою стороною – коли настає захист позначення?

Щоб використаний знак був захищений згідно з правом про недобросовісну конкуренцію, і щоб користувач міг пред’являти відповідні претензії у разі зловживання знаком, з його боку має бути правомірне використання початкового знака.

Отже, використання його знака не повинно бути неправомірним або здійснюватися без захисту.

Крім того, претензія до іншого підприємця може існувати лише в тому випадку, якщо останній не отримав право на використання знака іншим шляхом.

В принципі, захист позначення – за умови загальної придатності знака – виникає з першого використання.

Залежно від типу знака, момент може відрізнятися:

• Назви: З першим використанням у комерційному обігу
• Фірмові найменування: З реєстрацією в торговому реєстрі
• Складові фірмових найменувань та особливі позначення: З використанням у комерційному обігу
• Домени: Тут вирішальною є не реєстрація, а також використання
• Захист назви: З використанням
• Оформлення: З виникненням ринкової репутації

У разі колізії з іншим знаком діє вже згаданий принцип пріоритету: старше позначення має перевагу!

Чи має місце використання позначення іншою особою як знака?

Претензія до іншого підприємця може виникнути лише в тому випадку, якщо останній дійсно використовує свій знак як позначення – тобто для ідентифікації свого підприємства, своїх товарів чи послуг, і це в комерційному обігу.

Чи існує ризик сплутування?

Щоб виникли претензії, має існувати ризик сплутування між позначенням потенційно постраждалої сторони та позначенням іншого підприємця.

Ризик сплутування існує тоді, коли використання позначення створює припущення, що товари або послуги походять з того самого підприємства (ризик сплутування у вузькому сенсі) або з підприємств, які перебувають між собою в особливих відносинах економічного чи організаційного характеру (ризик сплутування в широкому сенсі). (RIS-Justiz RS0109520)

Відповідне використання має бути придатним для створення такого сплутування. Чи дійсно відбувається сплутування, не має значення.

Вирішальними для оцінки є загальний розгляд обставин та точка зору середнього споживача.

Фактори, що враховуються при оцінці:

• Розрізняльна здатність початкового позначення
• Схожість позначень
  Передумовою ризику сплутування є схожість знаків. Наскільки велика очевидна схожість відповідних знаків?
  У випадку слів слід звертати увагу на графічне зображення слова, а також на його звучання та значення. Наприклад, позначення «fun § sun» та «Sun & Fun» були б очевидно сплутуваними.
  У випадку чистих зображувальних знаків вирішальним є загальне враження від обох знаків, у випадку комбінованих словесно-зображувальних знаків вирішальним є, як правило, словесна частина слова.
  Також може виникнути перехресне сплутування між словом та зображенням.

• Схожість товарів / послуг
  Так само вирішальною є схожість товарів або послуг обох підприємств. – Чим більша схожість, тим імовірніше можна припустити ризик сплутування.
  Вирішальними є властивості, мета використання, місце збуту та використання.
  При оцінці вирішальним є загальне розуміння ринку.

• Відомість
  Відомість також є – хоча й лише як ознака – частиною оцінки можливого ризику сплутування.

• Територіальна межа захисту
  Виключне право, що випливає з захисту знака згідно з правом про недобросовісну конкуренцію, діє лише в тому регіоні, де знак також поширений.

Які правові наслідки можуть виникнути внаслідок зловживання позначенням?

Зокрема, виникають такі претензії:

• Вимога про припинення
• Вимога про усунення
• Вимога про відшкодування збитків
• Вимога про відповідну винагороду або навіть, у разі винної шкоди, про видачу прибутку
• Опублікування судового рішення

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verjährung der Ansprüche!
• Ansprüche des § 9 UWG verjähren grundsätzlich bereits nach sechs Monaten!
• Ausnahme: Alle Ansprüche in Geld verjähren innerhalb von drei Jahren“

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verwirkung der Ansprüche!
Hat der Inhaber des zu schützenden Kennzeichens Kenntnis von dem kennzeichenmäßigen Gebrauch eines jüngeren Zeichens und duldet er diesen für die Dauer von fünf Jahren, kann der Kennzeicheninhaber des älteren Zeichens nicht mehr gegen den Schädiger vorgehen!“

Важливі пункти

• Дії в комерційному обігу мають місце, якщо наявні самостійні дії із зовнішнім ефектом та ринковим зв’язком, спрямовані на отримання прибутку. Проте намір отримати прибуток не є обов’язковим.
• Навіть політичні партії, суверенні органи, асоціації тощо можуть здійснювати дії, що мають значення для конкурентного права в комерційному обігу, якщо вони діють приватноправовим та підприємницьким чином.
• Позначення слугують для індивідуалізації підприємства та відмежування від інших підприємств. Вони мають на меті дати змогу потенційним клієнтам знову знаходити товари або послуги користувача.
• Захищаються назви, фірмові найменування, їхні складові та слогани, особливі позначення підприємства, позначення друкованого видання, доменні імена, незареєстровані як торговельні марки знаки та оформлення.
• Щоб бути захищеним, позначення повинно мати розрізняльну здатність. Тобто воно має бути настільки індивідуальним, щоб бути придатним для виділення користувача серед інших підприємств.
• У разі відсутності розрізняльної здатності знак також може бути захищений, якщо він має певну ринкову репутацію. Оформлення повинно мати як розрізняльну здатність, так і ринкову репутацію.
• Захист позначення згідно з конкурентним правом настає з першого використання.
• Претензії через зловживання позначеннями виникають лише за наявності ризику сплутування. Вирішальними для оцінки є загальний розгляд обставин та точка зору середнього споживача.
• Претензії згідно з § 9 Закону про недобросовісну конкуренцію, як правило, застарівають через шість місяців, а грошові претензії – лише через три роки.
• Претензії втрачають силу, якщо постраждала сторона, знаючи про них, терпить їх протягом п’яти років.

Висновок

Щоб запобігти порушенню власної торгової марки, необхідні

• цілеспрямовані дослідження та перевірка на відповідність конкурентному праву
• структурований підхід та компетентне планування
• постійний моніторинг конкурентів
• та послідовне переслідування порушень

обов’язкові.