La prohibición del abuso de distintivos en la legislación de la competencia tiene como objetivo evitar el aprovechamiento ilícito de distintivos ajenos en el tráfico comercial mediante la generación de riesgo de confusión.
Quien
- en el tráfico comercial
- un distintivo
- use de una manera
- que sea adecuada para provocar confusiones con un distintivo de otra empresa
incurre en una infracción de la prohibición del abuso de distintivos.
Los 6 requisitos de un abuso desleal de distintivos
Actuar en el tráfico comercial: ¿qué significa eso?
Solo es relevante una actuación que tenga lugar en el marco del tráfico comercial.
Así que…
- Ninguna actuación puramente privada
- Ninguna actividad puramente oficial
- Ninguna medida puramente interna de la empresa
Sino…
una actuación independiente con efecto externo y referencia al mercado, que esté orientada a la adquisición.
Sin embargo, no es necesario que exista una intención de obtener beneficios.
- Por lo tanto, la actuación de asociaciones, partidos políticos y sindicatos también puede constituir una actuación en el tráfico comercial en este sentido, siempre que actúen únicamente en el curso de una actividad orientada a la adquisición.
- En particular, también los miembros de las profesiones liberales y las personas que realizan actividades artísticas o científicas pueden actuar de forma relevante para la legislación de la competencia e infringir la prohibición de abusar del distintivo de otro.
- Las corporaciones de derecho público, como ciudades, municipios, estados federados, la federación, las cámaras pertinentes, actúan en el ámbito del tráfico comercial cuando no actúan en su función de titulares de la soberanía, sino en virtud del derecho privado y la actividad en cuestión tiene un carácter empresarial.
Por ejemplo, la construcción de un aparcamiento no se considera una actuación en el tráfico comercial, sino una actividad pública, aunque determinadas empresas se beneficien de ella.
El uso en cuestión del distintivo también debe ser objetivamente adecuado para fomentar la competencia propia o ajena. No es determinante si esto también se pretende realmente.
Signo protegible: ¿qué se protege?
Los distintivos sirven para individualizar y destacar una empresa y sus bienes y servicios frente a otros proveedores. Ayudan a los potenciales compradores a orientarse en el mercado y a encontrar de nuevo aquellas empresas con cuyos servicios quedaron satisfechos.
Tienen una función de distinción, origen, garantía y publicidad.
El artículo 9 de la Ley alemana contra la competencia desleal (UWG) protege:
Nombres
de personas físicas y jurídicas. Sirven para la identificación e individualización de una empresa en el tráfico comercial.
En principio, también se puede utilizar el propio nombre de nacimiento, siempre que no exista el peligro de que se confunda con otro nombre ya existente en el mercado.
Los nombres que al mismo tiempo tienen una referencia objetiva a las denominaciones de servicios o bienes no son adecuados.
También están protegidos los nombres artísticos y los seudónimos.
Por lo tanto, los nombres deben ser tan especiales en su uso en el tráfico comercial que el círculo de clientes al que se dirigen pueda individualizar una empresa y su oferta a través de ellos.
Empresas y componentes de empresas
La empresa es el nombre de un empresario inscrito en el registro mercantil bajo el cual realiza sus negocios y firma (§ 17 del Código de Comercio alemán [UGB]).
El artículo 9 de la UWG también protege los componentes de la empresa, es decir, las denominaciones abreviadas y las palabras clave de las empresas, en virtud del derecho de marcas.
Denominaciones especiales de una empresa
También están protegidas las denominaciones de establecimientos o empresas, que no designan a la empresa o al empresario como titular de derechos, sino a la empresa en sí misma.
Por lo tanto, no están inscritas en el registro mercantil, pero también deben ser capaces de individualizar a la empresa frente a otras.
Una denominación de una subsección de una empresa solo goza de la protección del derecho de marcas si a través de ella es reconocible para los círculos de tráfico implicados al menos una parte organizativamente delimitada de la empresa.
Denominaciones de una obra impresa
Los títulos de obras impresas (como libros, periódicos, obras de consulta, pero también, por ejemplo, CD y películas) pueden estar protegidos por el artículo 9 de la UWG, siempre que no designen una obra ya protegida por derechos de autor.
Nombres de dominio
También el nombre elegido de una página web para una empresa puede estar protegido por la ley de la competencia desleal.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Es gilt einheitlicher Rechtsschutz! Auch zwischen einer Domain und einer „Offline-Bezeichnung“ eines anderen Unternehmens kann demnach Verwechslungsgefahr bestehen, welche durch den Prioritätsgrundsatz gelöst wird – das ältere Kennzeichen geht vor!“
Signos no registrados
En particular, también están protegidos los signos que (todavía) no están registrados como marca.
Equipamientos
Por equipamientos de una empresa se entiende
- «distintivos comerciales y
- otras instalaciones destinadas a la distinción de la empresa»
.
Se refieren a representaciones individuales de los servicios, bienes o medios ofrecidos de los que se sirve una empresa.
Entre ellos se encuentran los envases especiales de bienes, como por ejemplo la bola de Mozart, un uniforme especial de los empleados, pero también determinadas características de color ampliamente extendidas, como el rojo MANZ de la editorial MANZ. Por ejemplo, también el diseño individual de un coche de empresa entra dentro del ámbito de la protección del equipamiento.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Ausstattungen dieser Art werden von § 9 UWG nur geschützt, wenn sie bereits Verkehrsgeltung gewonnen haben.“
Carácter distintivo o aceptación en el mercado
Carácter distintivo
Si un signo está protegido por la ley de la competencia desleal depende en gran medida de si posee carácter distintivo (también fuerza distintiva).
Este es el caso cuando el signo muestra una cierta individualidad y, por lo tanto, es adecuado para distinguir al usuario de otros empresarios.
Palabras de fantasía
generalmente poseen suficiente carácter distintivo. En particular, las palabras completamente inventadas, pero también aquellas que pertenecen al lenguaje común, pero no tienen ninguna relación con los bienes o servicios ofrecidos, son distintivas.
Por ejemplo, la palabra «Dorfalm» como denominación para un restaurante tiene carácter distintivo.
Indicaciones descriptivas
Las denominaciones que son de uso general y tienen un carácter puramente descriptivo no muestran el carácter distintivo requerido.
Su contenido puede deducirse sin problemas y contienen una indicación fácilmente comprensible de la actividad, el servicio o los bienes distribuidos ofrecidos.
En principio, no son adecuadas para individualizar suficientemente al usuario frente a otros empresarios del mismo sector. Esto también incluye las denominaciones genéricas.
En consecuencia, las denominaciones «Best Energy» para un operador de energía o «shopping city» para un centro comercial no son suficientemente distintivas.
Combinaciones de palabras
Por el contrario, las combinaciones de palabras poseen fuerza distintiva si no son puramente descriptivas, sino suficientemente especiales para hacer que el empresario destaque en la masa.
Sin embargo, las indicaciones puras, no habituales en el lenguaje cotidiano, de la oferta de un empresario no se oponen a la protección del signo.
El término «babydry» para pañales desechables, por ejemplo, muestra el grado requerido de carácter distintivo.
En el caso de denominaciones ambiguas, a veces es difícil juzgar la fuerza distintiva:
Si un signo contiene varios significados posibles, es suficiente que solo un significado posible para el círculo de destinatarios al que se dirige designe correctamente un aspecto de los bienes o servicios ofrecidos; entonces el signo se considera meramente descriptivo y no distintivo.
A través de la denominación «Gute Laune» (Buen humor) para un té, se asocia una emoción positiva con el bien. Sin embargo, al público al que se dirige se le exige una cierta interpretación para relacionar esta emoción con el disfrute del té. El signo posee carácter distintivo.
El uso de términos en lengua extranjera se juzga en función de lo generalmente comprensibles que sean para el consumidor medio.
El término «shopping city» será comprensible para el destinatario medio y, por lo tanto, es puramente descriptivo.
Combinaciones de letras o números
Estos suelen poseer carácter distintivo, a menos que exista una necesidad concreta de mantener libre la combinación elegida.
Este sería el caso de la denominación «DIY» (Do it yourself) para bienes de un mercado de bricolaje: el término posee una utilidad común demasiado alta.
Indicaciones geográficas
Generalmente solo se protegen si tienen aceptación en el mercado.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wichtig: Sollte ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein, kann es dennoch geschützt sein, wenn es stattdessen ausreichend Verkehrsgeltung gewonnen hat.»“
La protección en virtud de la ley de la competencia desleal de los equipamientos generalmente requiere que, además del carácter distintivo, también hayan adquirido aceptación en el mercado y, por lo tanto, se distingan claramente de los círculos de tráfico implicados.
Aceptación en el mercado
Un signo tiene aceptación en el mercado si es considerado por los círculos de tráfico implicados como una indicación de una determinada empresa o de sus bienes o servicios. (RIS-Justiz RS0066744)
Este grado de identificación es decisivo para la evaluación de la aceptación en el mercado de un signo.
Otro indicio de una posible aceptación en el mercado suficientemente existente es el grado de conocimiento del signo: ¿en qué círculos de tráfico está extendido el signo?
La cuestión de hasta dónde llega el conocimiento del signo también puede ser relevante. – ¿En qué regiones está extendido el signo?
Si a un signo le falta el carácter distintivo requerido, puede estar protegido si ya está tan extendido en el tráfico que el círculo de tráfico al que se dirige es capaz de asignarlo a una determinada empresa.
La necesidad de mantener libre un signo, su fuerza distintiva y su aceptación en el mercado están en una relación recíproca: cuanto mayor sea la necesidad de mantenerlo libre y menor la fuerza distintiva, mayor debe ser la aceptación en el mercado. (4 Ob 126/01k)
Uso autorizado por el potencial perjudicado: ¿a partir de cuándo se produce la protección del distintivo?
Para que un signo utilizado esté protegido por la ley de la competencia desleal y el usuario pueda hacer valer las pretensiones pertinentes en caso de un abuso del signo, debe existir por su parte un uso autorizado del signo original.
Por lo tanto, el uso de su signo no debe ser ilegal o realizarse sin protección.
Además, solo puede existir una pretensión contra otro empresario si este no ha adquirido por otro camino el derecho a utilizar el signo.
En principio, la protección del distintivo surge, en caso de idoneidad general del signo, con el primer uso.
Dependiendo del tipo de signo, el momento puede variar:
- Nombres: Con la primera puesta en uso en el tráfico comercial
- Empresas: Con la inscripción en el registro mercantil
- Componentes de la empresa y denominaciones especiales: Con la puesta en uso en el tráfico comercial
- Dominios: Aquí no es decisiva la inscripción, sino también la puesta en uso
- Protección del título: Con la puesta en uso
- Equipamientos: Con el surgimiento de la aceptación en el mercado
En caso de colisión con otro signo, se aplica el ya mencionado principio de prioridad: ¡el distintivo más antiguo prevalece!
¿Existe un uso de distintivo ajeno?
Solo puede surgir una pretensión contra otro empresario si este también utiliza realmente su signo como distintivo, es decir, para la identificación de su empresa, sus bienes o servicios y esto en el tráfico comercial.
¿Existe riesgo de confusión?
Para desencadenar las pretensiones, debe existir riesgo de confusión entre el distintivo del potencial perjudicado y el signo del otro empresario.
Existe riesgo de confusión cuando el uso de un distintivo genera la suposición de que los bienes o servicios proceden de la misma empresa (riesgo de confusión en sentido estricto) o de empresas que están en relaciones especiales de tipo económico u organizativo entre sí (riesgo de confusión en sentido amplio). (RIS-Justiz RS0109520)
El uso en cuestión debe ser adecuado para provocar tal confusión. No es relevante si una confusión también se produce realmente.
Para la evaluación son decisivas una consideración global de las circunstancias y el punto de vista de un consumidor medio.
Factores que entran en juego en la evaluación:
- El carácter distintivo del distintivo original
- La similitud de los distintivos
Un requisito previo para un riesgo de confusión es la similitud de los signos. ¿Qué tan grande es la similitud aparente de los signos afectados?
En el caso de las palabras, hay que prestar atención a la imagen de la palabra, pero también al sonido y al significado de la palabra. Por ejemplo, las denominaciones «fun § sun» y «Sun & Fun» serían obviamente confundibles.
En el caso de las marcas figurativas puras, la impresión general de ambos signos es decisiva, en el caso de las marcas mixtas de palabra e imagen, el componente de la palabra es fundamentalmente decisivo.
También puede haber una confusión cruzada entre palabra e imagen.
- Similitud de los bienes / servicios
Asimismo, la similitud de los bienes o servicios de las dos empresas es determinante. – Cuanto mayor sea la similitud, más probable es que se asuma un riesgo de confusión.
Son decisivas la naturaleza, su finalidad, su lugar de distribución y su uso.
En la evaluación, la opinión general del tráfico es decisiva.
- Conocimiento
También el conocimiento es, aunque solo sea como indicio, parte de la evaluación de un posible riesgo de confusión.
- Límite de protección local
El derecho de exclusividad que se deriva de la protección de un signo en virtud de la ley de la competencia desleal solo se aplica a la región en la que el signo también está extendido.
¿Qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de un uso abusivo de un distintivo?
En particular, se derivan las siguientes pretensiones:
- Pretensión de cesación
- Pretensión de eliminación
- Pretensión de indemnización por daños y perjuicios
- Pretensión de una remuneración adecuada o incluso, en caso de infracción culpable, de entrega del beneficio
- Publicación de la sentencia
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verjährung der Ansprüche!
• Ansprüche des § 9 UWG verjähren grundsätzlich bereits nach sechs Monaten!
• Ausnahme: Alle Ansprüche in Geld verjähren innerhalb von drei Jahren“
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Achtung: Verwirkung der Ansprüche!
Hat der Inhaber des zu schützenden Kennzeichens Kenntnis von dem kennzeichenmäßigen Gebrauch eines jüngeren Zeichens und duldet er diesen für die Dauer von fünf Jahren, kann der Kennzeicheninhaber des älteren Zeichens nicht mehr gegen den Schädiger vorgehen!“
Puntos importantes
- Existe una actuación en el tráfico comercial cuando se da una actuación independiente con efecto externo y referencia al mercado, que esté orientada a la adquisición. Sin embargo, no es necesario que exista una intención de obtener beneficios.
- Incluso los partidos políticos, los titulares de la soberanía, las asociaciones, etc. pueden actuar de forma relevante para la ley de la competencia desleal en el tráfico comercial si actúan en virtud del derecho privado y de forma empresarial
- Los distintivos sirven para individualizar una empresa y para la delimitación frente a otras empresas. Deben permitir a los potenciales clientes encontrar de nuevo los bienes o servicios del usuario.
- Están protegidos los nombres, las empresas, sus componentes y palabras clave, las denominaciones especiales de una empresa, las denominaciones de una obra impresa, los nombres de dominio, los signos no registrados como marca y los equipamientos.
- Para ser digno de protección, un distintivo debe mostrar carácter distintivo. Por lo tanto, debe ser tan individual que sea adecuado para destacar al usuario frente a otras empresas.
- En caso de falta de carácter distintivo, un signo también puede estar protegido si muestra una cierta aceptación en el mercado. Los equipamientos deben tener tanto carácter distintivo como aceptación en el mercado
- La protección del distintivo en virtud de la ley de la competencia desleal se produce con el primer uso
- Las pretensiones por abuso de distintivos solo se desencadenan si existe riesgo de confusión. Para la evaluación son decisivas una consideración global de las circunstancias y el punto de vista de un consumidor medio.
- Las pretensiones derivadas del artículo 9 de la UWG prescriben fundamentalmente a los seis meses, pero las pretensiones en dinero solo prescriben a los tres años
- Los derechos prescriben si el perjudicado tiene conocimiento de los mismos tras cinco años de tolerancia.
Conclusión
Para evitar una infracción de la propia marca, es necesario:
- Investigación específica y revisión en materia de competencia.
- Procedimiento estructurado y planificación competente.
- Revisión continua de los competidores (monitorización).
- Y una persecución consecuente de las infracciones.
necesario.
